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【裁判要旨】
侵害专利权纠纷案件中，专利权评价报告可以作为审理案件的证据之一，但涉案专利的有效性仍应当依据专利授权文本及行政部门的生效决定进行判断。在专利权人依据有效专利提起侵权诉讼的情况下，不能仅因专利权评价报告对涉案专利作出不符合法定授权条件的否定结论，就认定该权利人不具有行使诉权的基础，进而裁定驳回其起诉。
【关键词】
实用新型专利 侵权 专利权评价报告 权利基础 起诉条件
【案号】
（2024）最高法民再244号
【基本案情】
在
再审申请人温州科某机械有限公司（以下简称科某公司）与被申请人贵州鑫某液压配件有限公司（以下简称鑫某公司）、赫某辉侵害实用新型专利权纠纷案
中，科某公司系名称为“一种多管路接口液压过滤器”的实用新型专利（以下简称涉案专利）的专利权人，该专利权处于合法有效状态，鑫某公司的门店内销售了使用涉案专利技术方案的被诉侵权产品，科某公司主张鑫某公司的行为侵害了其涉案专利权，赫某辉系销售被诉侵权产品门店的实际经营者，亦构成侵权，故诉至法院，请求：1.判令鑫某公司、赫某辉立即停止销售侵害科某公司涉案专利权产品的行为，并销毁库房产品；2.判令鑫某公司、赫某辉共同赔偿科某公司经济损失50万元；3.判令鑫某公司、赫某辉共同赔偿科某公司合理开支1.5万元；4.判令鑫某公司、赫某辉承担本案全部的诉讼费用。鑫某公司、赫某辉答辩称：1.涉案专利评价报告的初步结论显示涉案专利全部权利要求不符合授予专利权条件。科某公司涉嫌滥用专利权。2.被诉侵权产品使用的是现有技术。贵州省贵阳市中级人民法院经审理查明，国家知识产权局就涉案专利出具实用新型专利权评价报告，初步结论为：全部权利要求1-7不符合授予专利权条件。科某公司明确主张涉案专利权保护范围为权利要求1，双方对被诉侵权产品落入了涉案专利权利要求1的保护范围均无异议。一审法院认为，鑫某公司的现有技术抗辩成立，其行为对科某公司的涉案专利权不构成侵权，故判决驳回科某公司的诉讼请求。科某公司不服，提起上诉。贵州省高级人民法院二审认为，根据涉案专利权评价报告，涉案专利不具备创造性，不符合授予专利权条件，科某公司不具有行使诉权的基础，故裁定撤销一审判决，驳回科某公司的起诉。科某公司不服，向最高人民法院申请再审，最高人民法院裁定提审本案，并于2024年10月8日判决撤销二审裁定，维持一审判决。
【裁判意见】
最高人民法院再审认为：专利权评价报告是国务院专利行政部门应当事人申请，对实用新型专利或者外观设计专利是否符合专利授权标准进行检索、分析和评价后，作出的专业性报告，其系审理、处理专利侵权纠纷的证据之一，仅能作为判断该专利效力稳定状态的证据，而不是国务院专利行政部门行使行政管理职权作出的行政决定。换言之，专利权评价报告的结论并非认定其所涉专利效力状态的唯一依据或绝对依据。在专利侵权纠纷案件中，涉案专利的有效性仍应当依据专利授权文本及国家知识产权局在相关行政授权确权程序中作出的生效决定进行判断。本案中，并无证据证明涉案专利经历无效宣告程序，并被国家知识产权局作出生效决定宣告无效，在科某公司提交的涉案专利证书、授权文本、专利年费收据等证据足以证明其依法取得涉案专利权，且该专利为有效状态的情况下，科某公司有权依据涉案专利提起侵权诉讼。二审法院依据专利权评价报告认定涉案专利不符合法定授权条件，并据此认定科某公司不具有行使诉权的基础，裁定驳回科某公司的起诉有所不当，应当予以纠正。
【裁判要旨】
对于相同的被诉侵权产品、相同的专利权以及相同事由的不侵权抗辩，关联案件的认定应当保持一致，防止出现裁判冲突。即使被诉侵权人在一审判决后未提起上诉，二审法院也可以依据另案生效裁判中有关同样的抗辩事由成立的认定，依法改判认定被诉侵权人的有关抗辩同样成立。
【关键词】
实用新型专利 侵权 关联案件 不侵权抗辩 未提起上诉 裁判冲突 损害社会公共利益
【案号】
（2023）最高法知民终740号
【基本案情】
在
上诉人东莞市斯某电子科技有限公司（以下简称斯某公司）与被上诉人王某侵害实用新型专利权纠纷案
中，斯某公司诉称：其系名称为“一种深紫外线风干牙刷消毒盒”的实用新型专利（以下简称涉案专利）的专利权人。景某百货店未经斯某公司许可，擅自销售、许诺销售与涉案专利技术特征完全相同的被诉侵权产品，主观上具有侵权的故意，属于侵权情节严重的情形，应当承担惩罚性赔偿责任。故请求判令：景某百货店（注销后，变更为经营者王某）停止侵权，销毁库存侵权产品，并赔偿经济损失及维权合理开支共计5万元。景某百货店辩称：景某百货店系淘宝网的小型卖家，被诉侵权产品系在1688平台销售的一键代发商品，具有合法来源，景某百货店没有侵权故意，应当免除赔偿责任。法院经审理查明：涉案专利申请日为2020年4月21日，授权公告日为2021年2月26日。2021年5月26日，斯某公司经公证取证，自纵某公司处购买了型号为DB805的牙刷盒。2021年9月26日，斯某公司以纵某公司侵害涉案专利权为由，向广东省深圳市中级人民法院提起本案关联诉讼。广东省深圳市中级人民法院认定纵某公司提出的抵触申请抗辩成立，于2022年11月10日作出（2021）粤03民初6201号民事判决：驳回斯某公司的诉讼请求。斯某公司不服，提出上诉。最高人民法院于2024年5月31日作出（2023）最高法知民终662号民事判决（以下简称662号判决）：驳回上诉，维持原判。斯某公司、景某百货店均确认本案被诉侵权产品与662号案件中来源于纵某公司的被诉侵权产品相同。河南省郑州市中级人民法院于2022年2月25日作出（2022）豫01知民初108号民事判决：景某百货店（经营者王某）停止侵权，并赔偿维权合理支出2000元。斯某公司不服，提出上诉。最高人民法院于2024年12月18日作出（2023）最高法知民终740号民事判决：撤销一审判决，驳回斯某公司的全部诉讼请求。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为：根据民事诉讼法第六十七条第三款以及民事诉讼法司法解释第三百二十一条的规定，二审法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理，但是，根据二审法院查明的有关事实，一审判决违反法律禁止性规定或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的，二审法院应当以事实为依据，依法予以纠正。根据在案证据，景某百货店在接到斯某公司的订单后，向纵某公司下单，由纵某公司将被诉侵权产品直接发货至购买方斯某公司，故被诉侵权产品同样来源于纵某公司。经对比，本案双方当事人均确认本案被诉侵权产品与662号案件中来源于纵某公司的被诉侵权产品相同。虽然景某百货店未提出上诉，但在二审期间已依据在先申请提出抵触申请抗辩。在最高人民法院已经作出发生法律效力的662号判决且该判决的相关认定与本案密切关联的情况下，本案应当以事实为依据，以662号判决的有关认定为本案的定案依据。对于相同的被诉侵权产品、相同的专利权以及相同的抵触申请抗辩，两案的认定应当保持一致，防止出现裁判冲突，并及时实质性解决本案争议，避免损害社会公共利益。662号判决认定在先申请公开了该案被诉侵权产品的技术方案，该案中的抵触申请抗辩成立，且该案中的被诉侵权产品与本案被诉侵权产品相同。因此，在没有相反证据足以推翻生效的662号判决的情况下，应当确认景某百货店依据在先申请提出的抵触申请抗辩同样成立，其销售的本案被诉侵权产品亦不构成侵权。
【裁判要旨】
1.对于因涉案专利被采取财产保全措施而导致专利权无效宣告程序中止，使得国家知识产权局在专利侵权诉讼判决前未能作出无效宣告请求审查决定的，人民法院可以根据案件具体情况，对判决确定的义务的履行作出相应的安排，包括对停止侵害、赔偿损失等判项的履行附加必要的条件。例如，将专利权利人据以提起诉讼的专利权利要求经国家知识产权局审查作出维持有效的审查决定作为判项履行的前提条件，并对期间的债务利息等一并作出安排，以合理平衡各方当事人的利益。
2.对于附履行条件的判决，可以同时判决迟延履行期间的债务利息，即在判项履行条件成就后，自生效判决送达之日起至履行条件成就之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计付利息（即单倍利息）；判决确定的履行条件成就后仍未履行金钱给付义务的，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
【关键词】
实用新型专利 侵权 附履行条件判决 迟延履行期间债务利息
【案号】
（2024）最高法知民终370号
【基本案情】
在
上诉人深圳市昊某电子科技发展有限公司（以下简称昊某公司）与被上诉人深圳市唯某科技有限公司（以下简称唯某公司）、一审被告罗某侵害实用新型专利权纠纷案
中，唯某公司诉称：其系名称为“一种反重力水滴加湿器”的实用新型专利（以下简称涉案专利）的专利权人。昊某公司、罗某制造、销售、许诺销售的被诉侵权产品落入涉案专利权利要求2、3、5-8的保护范围，故请求判令：昊某公司、罗某停止侵害，并连带赔偿其经济损失及维权合理开支共计20万元。昊某公司、罗某辩称：被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围，且实施的是现有技术。法院经审理查明：昊某公司制造并在其经营的某平台网络店铺销售、许诺销售被诉侵权产品。罗某系昊某公司的法定代表人，并使用其个人支付宝账户收取上述网络店铺款项，未与昊某公司进行结算。昊某公司以及案外人深圳某投资公司、东莞某电子科技公司分别就涉案专利向国家知识产权局提出了无效宣告请求。其中，案外人深圳某投资公司、东莞某电子科技公司就涉案专利权利要求1—9不具备创造性说明了具体的理由并提供了证据。案外人深圳市移某互联科技有限公司（以下简称移某公司）以唯某公司为被告向广东省深圳市龙华区人民法院提起民间借贷纠纷。根据移某公司的申请，广东省深圳市龙华区人民法院作出保全裁定，对涉案专利采取保全措施。国家知识产权局为执行保全裁定，决定自2023年1月10日至2026年1月10日对涉案专利协助执行财产保全。移某公司和唯某公司在该案中达成和解，广东省深圳市龙华区人民法院于2023年7月7日出具（2022）粤0309民初17187号民事调解书，主要内容为：唯某公司应于2026年8月1日前分三期将300000元支付给移某公司，移某公司收到全部款项后五个工作日内向广东省深圳市龙华区人民法院申请解除财产保全措施。因涉案专利在该案中被采取财产保全措施，针对涉案专利提起的相关专利无效行政程序目前均已被国家知识产权局中止。广东省深圳市中级人民法院于2023年9月26日作出（2022）粤03民初7208号民事判决：昊某公司、罗某立即停止侵害涉案专利权的行为，销毁库存侵权产品，并连带赔偿经济损失及维权合理开支共计15万元。昊某公司不服，提出上诉。最高人民法院于2024年12月24日作出（2024）最高法知民终370号民事判决：撤销一审判决，昊某公司、罗某应于判决确定的履行条件成就后，停止侵害涉案专利权的行为，销毁库存侵权产品，连带赔偿经济损失7500元、维权合理开支2500元，共计1万元。国家知识产权局未就针对涉案专利权利要求8提出的无效宣告请求作出维持有效的审查决定之前，昊某公司、罗某可以暂不履行停止侵权、销毁库存侵权产品、赔偿经济损失及维权合理开支的责任。国家知识产权局就针对涉案专利权利要求8提出的无效宣告请求作出维持有效的审查决定后，唯某公司可将该审查决定立即通知昊某公司、罗某，昊某公司、罗某接到通知后应立即停止侵害、销毁库存侵权产品，并自通知之日起七日内赔偿经济损失及维权合理开支共计1万元。国家知识产权局就针对涉案专利权利要求8提出的无效宣告请求作出宣告无效的审查决定且该审查决定已确定发生法律效力的，判决不再执行，昊某公司、罗某已负担的一、二审案件受理费由唯某公司负责返还。自判决送达昊某公司、罗某之日起，至昊某公司、罗某在收到唯某公司通知之日起七日内赔偿经济损失及维权合理开支共计1万元之日止，昊某公司、罗某应当以全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计付债务利息。昊某公司、罗某自收到唯某公司上述通知之日起七日后，仍未赔偿经济损失及维权合理开支共计1万元，应当依照民事诉讼法第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为：涉案专利为实用新型专利，没有经过实质审查。对实用新型专利权提起无效宣告请求是被诉侵权人的重要抗辩理由。对于因涉案专利被采取财产保全措施而导致专利无效行政程序中止，使得在专利侵权诉讼二审判决前无法作出无效审查决定的，人民法院可以根据案件具体情况，对二审判决的执行作出相应的安排，包括对停止侵害、赔偿损失等判项的执行附加必要的条件，以合理平衡各方当事人的利益。涉案专利被采取财产保全，虽系因专利权人与案外人的纠纷所引起，但相对于专利权人和被诉侵权人之间的法律关系而言，显然及时解除财产保全的责任在于专利权人，不能让被诉侵权人对此承担可能的不利后果。同时，人民法院也要防止因专利权人自身的原因导致专利无效行政程序被恶意中止等不诚信行为的发生。考虑本案中昊某公司有关权利要求2、3、5、6、7的现有技术抗辩成立，以及案外人深圳某投资公司、东莞某电子科技公司在专利无效行政程序中已经针对涉案专利权利要求8提出了具体的无效理由和证据，涉案专利权利要求8存在被宣告无效的高度可能性。针对涉案专利的无效审查决定的认定可能对相关侵权民事案件的审理以及本案判决的执行造成重大影响。更为重要的是，唯某公司完全由于其自身的原因，通过调解书的相关内容将针对涉案专利权的财产保全措施明显不合理地延迟至2026年，导致涉案专利的无效行政程序无法进行，必然导致本案当事人的重大利益失衡。唯某公司的此种行为明显不合常理，违背诚信原则，不能被认同。因此，将唯某公司据以提起诉讼的专利权利要求被国家知识产权局审查后作出维持有效的审查决定作为本案二审判决能够执行的前提条件。并且，可以同时判决迟延履行期间债务利息，即在判决执行条件成就后，自判决送达之日起至在判决确定的期间履行金钱给付义务之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计付利息；判决确定的期间后仍未履行金钱给付义务的，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
【裁判要旨】
1.宣告专利权无效的决定作出后的执行行为不属于专利法第四十七条第二款规定的无效宣告决定对生效的专利侵权判决不具有追溯力的情形，有关执行款一般应由执行法院在执行回转程序中责令申请执行人向被执行人返还已取得的财产及孳息，人民法院也可视情在再审判决中责令返还。
2.对于涉及多个被诉侵权人的专利侵权判决，如果由于不同被诉侵权人的赔偿义务执行时间不同导致对专利法第四十七条第二款适用结果不同，违反公平原则的，人民法院可以适用专利法第四十七条第三款的规定予以处理。
【关键词】
实用新型专利 侵权 专利权全部无效追溯力 执行回转 公平原则
【案号】
（2024）最高法知民再1号
【基本案情】
在
再审申请人东莞市宸某电子科技有限公司（以下简称宸某公司）与被申请人周某、一审被告福州万某天悦电子科技有限公司（以下简称万某公司）、深圳市诺某通讯有限公司（以下简称诺某公司）侵害实用新型专利权纠纷案
中，周某诉称：其系名称为“可折叠移动终端支架”的实用新型专利（以下简称涉案专利）的专利权人。宸某公司、诺某公司制造、销售手机壳支架，以及万某公司销售手机壳支架的行为构成对涉案专利权的侵害，故请求判令：一、万某公司停止销售被诉侵权产品并销毁库存侵权产品；二、宸某公司、诺某公司停止制造、销售被诉侵权产品并销毁库存侵权产品；三、万某公司、宸某公司、诺某公司赔偿周某经济损失及维权合理开支15万元；四、万某公司、宸某公司、诺某公司负担本案全部诉讼费用。万某公司辩称：被诉侵权技术方案未落入涉案专利权的保护范围，且其销售的被诉侵权产品具有合法来源，万某公司不应承担赔偿责任。诺某公司辩称：其既非被诉侵权产品的制造者，也非品牌商，故其非为本案适格被告，且被诉侵权技术方案未落入涉案专利权的保护范围，其不应承担赔偿责任。法院经审理查明：被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围，万某公司销售被诉侵权产品的行为侵害涉案专利权，但其提交的证据可以证明其销售的被诉侵权产品具有合法来源。宸某公司未提供其他证据证明被诉侵权产品来源的情况下，推定被诉侵权产品系由宸某公司制造、销售给万某公司。在案证据并不足以证明被诉侵权产品来源于诺某公司，也未有证据证明诺某公司制造了被诉侵权产品。福建省福州市中级人民法院于2021年8月18日作出（2021）闽01民初705号民事判决：一、万某公司于判决生效之日起立即停止销售被诉侵权产品并销毁库存；二、宸某公司于判决生效之日起立即停止生产、销售被诉侵权产品并销毁库存；三、万某公司于判决生效之日起十日内向周某支付维权合理开支2000元；四、宸某公司于判决生效之日起十日内赔偿周某经济损失及维权合理开支3万元；五、驳回周某的其他诉讼请求。一审判决生效后，宸某公司以国家知识产权局于2022年11月14日作出的第59187号无效宣告请求审查决定书（以下简称第59187号决定）宣告涉案专利权全部无效为由，向最高人民法院申请再审。在此期间，周某于2022年3月29日收到万某公司缴纳的执行款2000元。2024年10月31日，宸某公司向一审法院缴纳款项35356元。最高人民法院于2024年12月2日作出（2023）最高法知民申11号民事裁定提审本案，经最高人民法院多次向周某释明无效宣告审查决定的法律效力，并向其告知宸某公司因被采取限制消费措施而不能续贷的情况，周某明确表示坚决不撤回针对一审判决的强制执行申请。最高人民法院后于2024年12月25日作出（2024）最高法知民再1号民事判决：一、撤销福建省福州市中级人民法院（2021）闽01民初705号民事判决；二、驳回周某的全部诉讼请求。
【裁判意见】
最高人民法院再审认为：本案的争议焦点为宣告涉案专利权无效的决定对本案一审判决是否具有追溯力。民事诉讼法第二百四十四条规定：“执行完毕后，据以执行的判决、裁定和其他法律文书确有错误，被人民法院撤销的，对已被执行的财产，人民法院应当作出裁定，责令取得财产的人返还；拒不返还的，强制执行。”《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第六十五条规定：“在执行中或执行完毕后，据以执行的法律文书被人民法院或其他有关机关撤销或变更的，原执行机构应当依照民事诉讼法第二百三十三条的规定，依当事人申请或依职权，按照新的生效法律文书，作出执行回转的裁定，责令原申请执行人返还已取得的财产及其孳息。拒不返还的，强制执行。执行回转应重新立案，适用执行程序的有关规定。”但是，宣告专利权无效的决定对已经生效的专利侵权判决并不当然产生追溯力。2008年修正的专利法第四十七条第一款规定：“宣告无效的专利权视为自始即不存在。”基于此，权利人基于专利获得的利益属于不当得利，应当予以返还。但是，为维护既有秩序，2008年修正的专利法第四十七条第二款规定：“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。”即将专利权无效前已经履行完毕的不当得利予以正当化。与此同时，2008年修正的专利法第四十七条第二款但书和第三款又从公平原则出发，对此种正当化范围予以限缩：“但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”本案中，第59187号决定宣告涉案专利权全部无效，各方当事人均未就该决定在法定期限内提起行政诉讼。根据专利法第四十七条第一款的规定，涉案专利权视为自始即不存在，周某在本案中的侵权指控因缺乏权利基础而不成立，其诉讼请求应予驳回。一审法院依周某申请已经对被诉侵权人宸某公司和万某公司就一审判决所确定的金钱给付义务执行完毕，对于两被诉侵权人的已被执行款项，人民法院均可以依当事人申请或者依职权进行执行回转，责令周某返还已取得的本金及其孳息。首先，在第59187号决定确定生效，涉案专利权自始全部无效的情况下，经反复释明，周某坚决不撤回针对一审判决的强制执行申请，致使宸某公司为解除限制消费措施而缴纳执行款项，进而会引发后续执行回转程序的启动，周某的行为明显有违诉讼诚信。其次，宸某公司系在第59187号决定作出日之后向一审法院缴纳了执行款项，即相关执行行为系在无效决定作出日之后完成，不属于专利法第四十七条第二款规定的无效宣告决定对生效的专利侵权判决不具有追溯力的例外情形。宸某公司可在本判决生效后，根据民事诉讼法第二百四十四条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第六十五条之规定，向一审法院申请执行回转，或者由一审法院依职权启动执行回转程序，责令周某向宸某公司返还已取得的财产及孳息。最后，万某公司系在第59187号决定作出日之前缴纳了执行款项，即相关执行行为系在无效决定作出日之前完成的，若适用专利法第四十七条第二款的规定，则第59187号决定对一审判决针对万某公司的侵权判项不具有追溯力。由此产生的问题是，较之宸某公司，万某公司对一审判决的积极履行行为反而给其合法权益带来消极影响，使其本不应该缴纳的执行款项不能执行回转，显然有失公平。如前所述，专利法第四十七条第二款立足于社会经济秩序的稳定维护，对已经履行或执行完毕的专利侵权判决、调解书、处理决定、实施许可和转让合同等作出例外规定，使其免受专利无效宣告决定的追溯而被撤销。但是，对于涉及多个被诉侵权人的专利侵权判决，如果仅由于不同被诉侵权人的赔偿义务执行时间不同导致对该条款适用与否的区分，令积极履行者承担不能执行回转的不利后果，客观上会引发鼓励消极履行、迟延履行甚至不履行的效果，既不利于专利权的保护，亦有损诉讼诚信体系的建设。此时，应当从公平原则出发，积极适用专利法第四十七条第三款的规定，启动执行回转程序，平等保护各方当事人的合法权益。本案中，针对万某公司的已被执行的财产，可以适用专利法第四十七条第三款的规定予以执行回转，万某公司亦可在本判决生效后，根据民事诉讼法第二百四十四条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第六十五条之规定，向一审法院申请执行回转，或者由一审法院依职权启动执行回转程序，责令周某向万某公司返还已取得的财产及孳息。综上所述，一审判决认定侵权成立的权利基础已经不复存在，本案一审判决应当依法撤销，周某的诉讼请求应当依法驳回，其已经取得的执行财产及孳息应当予以返还。
【裁判要旨】
在药品上市许可持有人于规定期限内正确登记专利信息，但仿制药申请人于专利信息登记前已先行作出一类声明的情况下，药品上市许可持有人应当有机会在合理期限内要求仿制药申请人及时申请变更其声明类型。如仿制药申请人申请将其一类声明变更为四类声明，或在合理期限内拒绝申请变更，或申请变更为其他错误声明，则对于专利权利人提起的药品专利链接诉讼，人民法院应当受理并进行实体审理。
【关键词】
发明专利 确认是否落入专利权保护范围 药品专利链接 一类声明 四类声明
【案号】
（2023）最高法知民终1593号
【基本案情】
在
上诉人瑞士安某有限责任公司与被上诉人石某药业有限公司确认是否落入专利权保护范围纠纷案
中，瑞士安某有限责任公司诉称：其系名称为“（+）-2-［1-（3-乙氧基-4-甲氧基苯基）-2-甲磺酰基乙基］-4-乙酰氨基异吲哚啉-1，3-二酮、其合成方法及其组合物”的发明专利（以下简称涉案专利）的专利权人。涉案专利作为涉案原研药的相关专利，其专利信息已于2021年9月13日在中国上市药品专利信息登记平台（以下简称专利信息登记平台）进行了登记并于同日公布。2021年9月10日，涉案仿制药的上市许可申请被受理。针对涉案仿制药，石某药业有限公司在专利信息登记平台作出了一类声明。该一类声明系错误声明。故请求：确认石某药业有限公司申请注册的涉案仿制药的技术方案落入涉案专利权利要求15、16、22—27的保护范围。石某药业有限公司辩称：1.根据《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》（以下简称药品专利纠纷实施办法）第七条的规定，药品上市许可申请人作出四类声明是本案的起诉条件，而石某药业有限公司在专利信息登记平台作出的是一类声明，不符合立案条件。2.针对石某药业有限公司申请的涉案仿制药，目前虽有登记公示的专利信息，但该专利信息的公开时间晚于石某药业有限公司声明的作出时间。石某药业有限公司作出一类声明不存在过错。3.石某药业有限公司已经作出一类声明，在现有法律没有规定需要变更专利声明的情况下，石某药业有限公司没有变更声明的义务。法院经审理查明：涉案原研药的通用名为阿普米司特片，商品名为欧泰乐，化学药品注册分类为5.1类，剂型为片剂，规格为10mg，适应症为银屑病，药品批准证明文件待领取信息于2021年8月16日在国家药品监督管理局官网发布，批准文号为国药准字HJ2021****。专利信息登记平台显示，瑞士安某有限责任公司于2021年9月13日将涉案专利作为涉案原研药的相关专利进行了登记，登记的权利要求为15、16、22—27。专利信息登记平台显示，针对涉案仿制药，国家药品监督管理局于2021年9月10日受理了石某药业有限公司提出的注册申请，受理号为CYHS210****国，剂型为片剂，规格为10mg。针对涉案专利，石某药业有限公司在专利信息登记平台作出一类声明，即专利信息登记平台中没有涉案原研药的相关专利信息。北京知识产权法院于2023年5月19日作出（2022）京73民初1217号民事裁定：驳回瑞士安某有限责任公司的起诉。瑞士安某有限责任公司不服，提出上诉。最高人民法院于2024年9月9日作出（2023）最高法知民终1593号民事裁定：驳回上诉，维持原裁定。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为：《最高人民法院关于审理申请注册的药品相关的专利权纠纷民事案件适用法律若干问题的规定》进一步明确了专利权人或者利害关系人依据专利法第七十六条起诉应当提交药品上市许可申请人（即仿制药申请人）依据药品专利纠纷实施办法作出的四类声明及声明依据。但是，针对药品专利作出声明并非专利权人或者利害关系人的义务，如果因仿制药申请人错误声明等原因导致专利权人或者利害关系人客观上无法提交四类声明及声明依据，专利权人或者利害关系人不应因此丧失诉权。对于药品专利纠纷实施办法第四条和第六条的规定，应当结合第一条关于药品专利纠纷早期解决机制制度目标的规定进行整体和系统理解。上述规定的目的在于，既给予药品上市许可持有人合理的登记期限，又引导仿制药申请人对照专利信息登记平台公开的专利信息如实作出声明，从而实现药品专利纠纷早期解决机制的有效运行。据此，药品专利纠纷实施办法第六条的规定应该理解为，仿制药申请人应当对照药品上市许可持有人于规定期限内在专利信息登记平台登记的专利信息，针对被仿制药每一件相关的药品专利作出声明。在药品上市许可持有人于规定期限内正确登记专利信息，但仿制药申请人于专利信息登记前已先行作出一类声明的情况下，如果简单地以仿制药申请人提交仿制药上市许可申请时涉案专利信息尚未在专利信息登记平台中登记为由，认定仿制药申请人所作一类声明正确，并进一步认定此类案件不符合专利法第七十六条有关起诉条件的规定，不符合上述规定的本意，会导致药品上市许可持有人与仿制药申请人之间的利益失衡，也会导致药品专利纠纷早期解决机制在一定程度上被实质架空，难以全面实现其制度目的。因此，应当在上述对药品专利纠纷实施办法相关规定的正确理解基础上，规范药品上市许可持有人与仿制药申请人的行为，进而对起诉是否符合受理条件等问题进行审查认定。目前，药品专利纠纷实施办法和有关部门的具体操作对此均未给出明确指引，而药品上市许可持有人的登记和仿制药申请人的声明在各自行为作出时形式上亦均无过错可言，这种情况属于药品专利纠纷早期解决机制建立初期难免会遇到的实践操作问题，而药品专利纠纷实施办法本身就是试行办法，需要通过实践来发现问题和解决问题，不断完善我国药品专利纠纷早期解决机制。对于上述情形，药品上市许可持有人应当有机会在合理期限内要求仿制药申请人申请变更其声明类型。对此，也需要有关部门为该种情形下的仿制药申请人声明类型的变更提供条件和操作指引。如仿制药申请人申请将其一类声明变更为四类声明，或在合理期限内拒绝申请变更，或申请变更为其他错误声明，则对于专利权人或者利害关系人提起的确认是否落入专利权保护范围之诉，人民法院应当受理并进行实体审理。本案中，瑞士安某有限责任公司在获得药品注册证书后30日内登记涉案专利的信息，符合药品专利纠纷实施办法第四条规定的要求。虽然石某药业有限公司提交仿制药上市许可申请并作出声明的时间早于瑞士安某有限责任公司在专利信息登记平台对涉案专利信息进行登记的时间，但瑞士安某有限责任公司已经以提起诉讼的方式主张石某药业有限公司应更正其已作出的一类声明，在此情况下，若专利权状态未发生变化，则石某药业有限公司应当在合理的期限内申请变更其已作出的一类声明，如石某药业有限公司申请将其声明变更为四类声明，或在合理期限内拒绝申请变更，或申请变更为其他错误声明，一审法院应继续审理本案。但是，鉴于涉案专利权在一审法院审理期间已期限届满，石某药业有限公司针对涉案专利权目前的状态已无法变更为四类声明，故客观上本案已无指令一审法院继续审理之必要。因此，对于一审法院驳回瑞士安某有限责任公司起诉的结论，予以维持。如瑞士安某有限责任公司认为在涉案专利期限届满之前石某药业有限公司还存在专利侵权等其他行为，其仍可另行提起其他案由之诉。
【裁判要旨】
药品专利链接纠纷案件中，人民法院应当以药品审评审批部门审查药品能否获批上市的技术方案作为确定是否落入专利权保护范围的审理依据。药品上市许可申请人应当及时、如实向人民法院说明对判断是否落入专利权保护范围有影响的技术方案变更情况，否则应当依法承担不利后果。
【关键词】
专利 药品专利链接 药品上市许可申请 技术方案 变更
【案号】
（2023）京73民初855号
【基本案情】
在
原告某药业集团南京海某药业有限公司（以下简称海某公司）与被告某株式会社确认是否落入专利权保护范围纠纷案
中，海某公司是涉案仿制药的上市许可申请人，针对涉案专利作出四类声明。某株式会社作为涉案专利权人，向国家知识产权局提起药品专利纠纷行政裁决请求。在审查过程中，国家药品监督管理总局药品审评中心（以下简称药审中心）向海某公司发出《补充资料通知》，要求海某公司提供涉案仿制药的薄膜包衣预混剂的成分。海某公司向药审中心提交答复，变更了该包衣预混剂的成分，药审中心据该变更后的技术方案完成了技术审评。在此期间，国家知识产权局经审查作出行政裁决，确认涉案仿制药技术方案落入涉案专利权利要求2和11的保护范围。海某公司不服该行政裁决，向北京知识产权法院提起行政诉讼，同时也向该院提起本案诉讼。本案中，海某公司主张涉案仿制药变更后的技术方案未落入涉案专利权的保护范围，某株式会社辩称：1.海某公司已就行政裁决提起行政诉讼，不应重复起诉；2.涉案仿制药技术方案发生变更，已不属于《最高人民法院关于审理申请注册的药品相关的专利权纠纷民事案件适用法律若干问题的规定》（以下简称药品专利纠纷司法解释）第四条规定的可提起确认之诉的“申请注册药品”；3.海某公司通过主动变更技术方案的方式规避药品专利链接制度实施，其起诉行为不当。北京知识产权法院一审认为，药品注册申请过程中可以变更技术方案，在此基础上，判决确认涉案仿制药变更后的技术方案未落入涉案专利权利要求2、11的保护范围。某株式会社不服，提起上诉。最高人民法院于2024年12月24日判决驳回上诉，维持原判。
【裁判意见】
北京知识产权法院认为：本案诉讼系解决当事人就涉案仿制药技术方案是否落入涉案专利权保护范围争议的民事诉讼，与不服药品专利纠纷行政裁决而提起的行政诉讼的当事人、诉讼标的和诉讼请求均不相同，两诉不构成重复诉讼。药审中心制定发布的多份制度文件均规范药品注册申请审评期间的变更行为，所述文件相关内容表明，变更是仿制药审批程序中的正常环节，仿制药申请人在此程序中申请变更具有合理性，其提起确认未落入专利权保护范围之诉的权利，不应仅因正当的变更行为而受到影响。同时，药品专利纠纷司法解释第四条规定的“申请注册药品”指向仿制药，在仿制药的技术方案在审评过程中存在变更可能性的情况下，显然不宜将其仅理解为申请注册“之时”的药品。
【裁判要旨】
用途发明专利是基于已知的化合物，发现其新的用途而形成的发明创造，其核心并不在于已知化合物本身，而在于已知化合物的新用途的发现和应用。如果“老药新用”发明构思的提出在研发活动中起到关键作用，提出发明构思、对具体技术方案的形成或实质性改进以及阶段研发作出实质性贡献的人，均可列为发明人。
【关键词】
专利 发明人署名权 用途专利 创造性贡献 实质性特点
【案号】
（2022）苏05民初925号
【基本案情】
在 原告郭某与被告苏州开某药业股份有限公司（以下简称苏州开某药业公司）发明创造发明人署名权纠纷案 中，郭某与周某系当地重点医学科研院所的尖端人才，2020年年初，郭某与周某着手研究A疾病治疗方案。经过前期探索，二人发现可通过抑制雄激素通路来抑制病毒感染途径同时调控重症炎症的用药思路，并将初步研究成果进行发表。在得知苏州开某药业公司生产的一种用于治疗乳腺癌和晚期前列腺癌的名为“普克鲁胺”AR抑制剂符合其研究要求后，二人与苏州开某药业公司开展合作，并向苏州开某药业公司分享其研究成果。A疾病因素影响，各方未订立书面合作协议，但郭某仍向苏州开某药业公司提供了大量临床数据。2020年7月，苏州开某药业公司与案外某公司开展普克鲁胺治疗A疾病的研究。其间，苏州开某药业公司仍就AR抑制剂治疗A疾病的受众群体问题向郭某、周某交流请教，双方还共同发表了成果文章。2021年6月11日，苏州开某药业公司向国家知识产权局申请名称为“硫代咪唑烷酮药物在治疗A疾病中的用途”的发明专利（以下简称涉案专利），发明人未包含郭某、周某。2023年4月14日，涉案专利获得授权。诉讼期间，苏州开某药业公司主动对权利要求进行了修改，修改权利要求以技术性规避郭某、周某二人对于涉案专利的创造性贡献。江苏省苏州市中级人民法院一审认为，郭某对涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献，是涉案专利的发明人。据此判决确认郭某为涉案专利的发明人。苏州开某药业公司不服，提起上诉。最高人民法院于2024年4月24日判决驳回上诉，维持原判。
【裁判意见】
江苏省苏州市中级人民法院认为，郭某、周某全流程参与了涉案专利的研发和试验，不仅是涉案技术方案的提出者，也是苏州开某药业公司后续试验阶段的参与者和理论技术的指导者。涉案专利属于已知化合物的新的医药用途发明，是基于已知的化合物，发现其新的医药用途而形成的发明创造。其核心并不在于已知化合物本身，而在于已知化合物的新医药用途的发现和应用。就涉案专利的实质性特点及创造性贡献而言，郭某、周某提出了涉案专利的技术构思、验证构思可行性的方案以及修改构思的方案等，在苏州开某药业公司与二人开展技术合作之前，相关方案主要用于治疗乳腺癌和晚期前列腺癌，并无治疗A疾病的相关技术方向，苏州开某药业公司也未能举证证明其在与郭某、周某沟通、合作之前，已经发现、了解或者掌握普克鲁胺可能用于A疾病的治疗，或者曾经对治疗A疾病的药物开展了研发活动，因此郭某、周某提出的发明构思是涉案专利发明创造的起点与关键所在。并且苏州开某药业公司未能证明涉案专利的实质性特点与郭某、周某的技术构思存在实质性差异。因此郭某、周某凭借其深厚的学养及敏锐的洞察力，在A疾病的初始即发现并提出普克鲁胺可以用于A疾病的治疗，并将其发现与科研成果与苏州开某药业公司分享，参与了涉案专利技术方案的研发，作出了实质性贡献，是涉案专利的发明人。
【裁判要旨】
对使用环境特征的认定可以根据涉案专利的发明名称、发明主题、权利要求中有关安装等关系的描述，并结合说明书的内容进行综合判断。在考虑被诉技术方案是否具备涉案专利权利要求相关使用环境特征时，不要求被诉侵权产品必然具有与使用环境特征相关的构件，只要被诉侵权产品能够适用于使用环境特征所限定的使用环境即可。
【关键词】
发明专利 侵权 使用环境特征 侵权判断
【案号】
（2022）沪73知民初223号
【基本案情】
在
原告某能株式会社与被告上海某科实业有限公司（以下简称某科公司）、中山某印电子科技有限公司（以下简称某印公司）侵害发明专利权纠纷案
中，原告某能株式会社系名称为“处理盒和成像设备”发明专利的专利权人。涉案专利共有34项权利要求，原告在本案中主张保护权利要求1、26、28，该三项权利要求的主题名称均为“一种处理盒”，权利要求涉及对主组件和处理盒的结构描述。原告向被告某科公司、某印公司购买了8个型号的被诉侵权的硒鼓产品。两被告网站上展示了被诉侵权产品。原告还购买了两台惠普彩色激光打印机。原告主张该打印机包含了涉案专利所记载的使用环境特征（即主组件），被诉侵权产品能够适用于权利要求使用环境特征所限定的使用环境，因而落入涉案专利权的保护范围。遂向法院起诉，请求判令两被告停止侵权；赔偿原告经济损失200万元及合理费用30万元。上海知识产权法院一审认为，被诉侵权产品使用的技术方案落入涉案专利权的保护范围。两被告共同实施了生产、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，应承担相应的侵权责任。据此判决：两被告停止侵权，赔偿原告经济损失及合理开支60万元。两被告不服，提起上诉，后又撤回上诉。最高人民法院二审裁定准许撤回上诉，一审判决生效。
【裁判意见】
上海知识产权法院认为，原告主张的权利要求1、26、28的主题名称均为“一种处理盒”，并未涉及“主组件”，可见主组件并不属于涉案专利权利要求主题名称所指向的结构。鉴于主题名称对于独立权利要求的保护范围有限定作用，可初步判断相关权利要求中关于“主组件”的技术特征应为使用环境特征。权利要求1、26、28中与“处理盒”有关的技术特征记载了“以可拆卸方式安装于电子照相成像设备的主组件”的描述，可据此判断“处理盒”与“主组件”系安装关系。结合说明书的相关描述及附图，涉案专利中的成像设备包括主组件和处理盒，处理盒以可拆卸的方式安装于主组件，主组件是与处理盒配合的外部部件。因此，权利要求1、26、28中与“主组件”相关的技术特征是处理盒的使用条件，并非处理盒构件的组成部分，为使用环境特征。鉴于涉案专利与“主组件”相关的技术特征为使用环境特征，因此，在判断被诉技术特征是否落入涉案专利权利要求的保护范围时，不要求被诉侵权产品必然具有与“主组件”相关的构件，只要被诉侵权产品能够适用于权利要求中使用的环境特征所限定的使用环境即可。经勘验被诉侵权产品能够以可拆卸的方式安装于具有相关使用环境特征的打印机中正常工作，可据此认定与被诉侵权产品相关的技术方案具备了相关权利要求记载的使用环境特征。经比对，被诉侵权产品的技术方案与涉案专利权利要求1、26、28记载的技术特征相同，且能够适用于权利要求中使用环境特征（主组件）所限定的使用环境，故落入涉案专利权的保护范围。
【裁判要旨】
1.专利制度旨在保护能够促进科学技术进步和经济社会发展的发明创造。对科学技术进步和经济社会发展并无实质益处的所谓“发明创造”，不应获得专利保护。对包括专利法第五条第一款在内的具体条款的理解与适用，均应当以专利法第一条规定的立法目的为基础。
2.司法实践中，应当以社会主义核心价值观为引领，倡导和弘扬符合时代要求和人民群众公认的社会公德。即使某种祭祀用品不属于封建迷信的丧葬用品，其仍可能属于专利法第五条第一款规定的违反社会公德或者妨害公共利益的情形。
【关键词】
实用新型专利权 无效程序 专利保护客体 违反社会公德 妨害公共利益 祭祀用品
【案号】
（2023）最高法知行终2号
【基本案情】
在 上诉人刘某彬与被上诉人国家知识产权局、一审第三人苟某利实用新型专利权无效行政纠纷案 中，苟某利系名称为“组合式民俗祭祀用祭品房”的实用新型专利（以下简称本专利）的专利权人。刘某彬于2021年1月8日针对本专利权提出无效宣告请求，国家知识产权局于2021年7月20日作出第51214号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），认为本专利说明书的文字及附图仅涉及对该用品结构的描述和改进，未对封建迷信进行宣传，不属于《专利审查指南》规定的“宣传封建迷信”的行为，且本专利权利要求1—8具备创造性，故维持本专利权有效。刘某彬不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。北京知识产权法院于2022年7月28日作出（2021）京73行初13874号行政判决：驳回刘某彬的诉讼请求。刘某彬提起上诉后，最高人民法院经审判委员会讨论决定，于2024年3月26日作出（2023）最高法知行终2号行政判决：撤销一审判决、被诉决定，由国家知识产权局就刘某彬针对本专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为：对包括专利法第五条第一款在内的专利法具体规定的理解与适用，均应当以专利法第一条规定的立法目的为基础。专利制度旨在保护能够促进科学技术进步和经济社会发展的发明创造。专利法的立法本意乃是鼓励有益的发明创造。对科学技术进步和经济社会发展并无实质益处的所谓发明创造，不应获得专利保护。本专利涉及祭祀用品，与祭祀文化存在密切关系。在我国，祭祀文化作为民风民俗，是中华传统文化的重要组成部分，对于缅怀先辈、弘扬孝道，强化认同、安定人心，赓续民族血脉、激发奋进力量，增强中华民族的凝聚力和向心力，具有不可替代的功能和价值。祭祀用品作为表达和承载这些情感的一种载体，能够延续至今，有其存在的合理性，故一般情况下祭祀用品并不当然构成封建迷信的丧葬用品。然而，即使某种祭祀用品不属于封建迷信的丧葬用品，其仍可能因属于专利法第五条第一款规定的违反社会公德或者妨害公共利益的情形而不应授予专利权。专利法第五条第一款规定的社会公德，是指公众普遍认为是正当的、并被普遍接受的伦理道德观念和行为准则。社会公德具有一定的时代性和地域性，其内涵随着时间的推移和社会的进步而发展、变化。中国特色社会主义进入新时代，应当以社会主义核心价值观为引领，认定、倡导和弘扬符合时代要求和人民群众公认的社会公德。专利法第五条第一款规定的公共利益，是指社会公众的共同利益，包括公共安全、环境保护、公共秩序等。根据《殡葬管理条例》第一条和第二条的规定，开展祭祀活动要依法依规，以社会主义核心价值观为引领，顺应时代发展变化，遵循“绿色、低碳、环保、文明”的原则，弘扬绿色文明新风尚，培育维护社会公序良俗。随着我国物质文明和精神文明的发展，人民生活得到极大改善，祭祀孝亲文化呈现积极多元化发展。越来越多的民众树时代新风，移风易俗，以敬献鲜花、系丝带、撰写怀念性文章、网络简朴祭祀等更为文明和节俭的方式开展祭祀活动，厚养薄葬的新观念、新风尚正在悄然形成、蔚然成风。也有民众仍沿袭旧俗以诚敬朴素的方式进行祭祀活动，应予尊重。但对于不求祭祀之诚，花样翻新、专治仪文，高价消费、大操大办，焚烧仿真房屋别墅甚至宫殿以及精致纸车、纸牛、纸马、纸人等行为，不仅脱离了祭祀活动慎终追远之本，还容易滋长铺张浪费、盲目攀比等不良之风，既有悖善良风俗，更容易造成资源浪费、环境污染，甚至形成火灾隐患、酿成火灾事故，不应予以支持、鼓励。本专利名称为“组合式民俗祭祀用祭品房”，系用于祭祀活动，其要求保护的是一种具有多层骨架结构的仿真房屋，且根据本专利说明书的记载，本专利产品为一次性使用，使用后焚烧处理。实践中，此类产品往往价格较高且易在民众中引发攀比，也浪费资源、污染环境，违背厚养薄葬、移风易俗的现代殡葬新理念、新风尚。对本专利所涉祭品房这种凸显祭祀活动奢靡铺张的发明创造予以专利保护，与和谐、文明的社会主义核心价值观不一致，与绿色、低碳的新发展理念不一致，不利于弘扬时代新风、培育文明风尚；同时，亦与促进科学技术进步和经济社会发展的专利法立法宗旨不一致。此类发明创造属于专利法第五条第一款规定的违反社会公德、妨害公共利益的发明创造，不应授予专利权。
【裁判要旨】
专利无效审查口头审理程序中，国家知识产权局认为修改后的部分权利要求不能接受时，应当允许专利权人删除当前权利要求书文本中不被接受的权利要求，而以其余可接受的权利要求为审查基础。无论有关删除系专利权人当庭口头提出还是书面提出，国家知识产权局一般应予接受；当庭未提交替换页的，国家知识产权局可以要求其在一定期限内补交；如果未在指定期限内补交替换页，则可视为专利权人未依法修改权利要求，并据此作出相应处理。
【关键词】
发明专利权 无效程序 权利要求修改 删除式修改 限制
【案号】
（2022）最高法知行终870号
【基本案情】
在
上诉人德国某专利股份有限公司（以下简称某专利公司）与被上诉人国家知识产权局、一审第三人日本某株式会社（以下简称某株式会社）发明专利权无效行政纠纷案
中，某专利公司系名称为“液晶显示器和具有垂面取向的液晶介质”的发明专利（以下简称本专利）的专利权人。2017年8月16日，某株式会社针对本专利权提出无效宣告请求。某专利公司于2017年10月9日提交了意见陈述书，同时还提交了权利要求书的全文替换页。之后，国家知识产权局在口头审理程序中当庭告知双方当事人，某专利公司2017年10月9日提交的权利要求书不符合《专利审查指南》中对于无效阶段修改的相关规定。某专利公司当庭表示放弃2017年10月9日提交的权利要求书中的权利要求6、7、24。对此，国家知识产权局当庭告知不予接受，并告知本无效宣告请求案以授权公告文本作为审查基础，双方当事人同意以该文本进行口头审理，但某专利公司表示保留意见。2018年3月5日，国家知识产权局以授权公告文本作为审查基础，作出第34935号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），认为本专利不具备新颖性和/或创造性，宣告本专利权全部无效。某专利公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。北京知识产权法院于2021年7月21日作出（2018）京73行初7702号行政判决：驳回某专利公司的诉讼请求。某专利公司不服，提出上诉。最高人民法院于2024年12月25日作出（2022）最高法知行终870号行政判决：撤销一审判决、被诉决定，由国家知识产权局针对某株式会社提出的无效宣告请求重新作出审查决定。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为：本案争议的主要问题在于，专利权人在无效宣告审查口头审理程序中以口头方式提出删除不被国家知识产权局接受的权利要求的请求，在程序上是否应予准许。对此，可以从权利要求删除式修改限制的制度考量、有关程序性规定的理解与适用等层面分析。
（一）权利要求删除式修改限制的制度考量
专利确权程序中的权利要求修改制度首要意义在于允许修改。其通过允许修改，避免具有技术贡献的发明创造仅因权利要求撰写不当而得不到保护，从而实现保护专利权人合法权益和实质激励创新的制度目标。当然，专利确权程序中的权利要求修改制度也应当包含对于修改方式、修改时机等的限制性要求，但对修改的限制并非权利要求修改制度的主要考量，而仅系在允许修改的基础上的利益平衡手段，限制的目的在于避免公众信赖利益的严重减损和行政审查效率的过度拖沓。正因如此，对权利要求的修改限制须确有必要，在法律和行政法规明确规定的限制之外，另行增加限制尤需谨慎，尤其是本不存在公众信赖利益或者行政审查效率减损之可能，亦即本就不存在需予平衡之利益得失时，则限制本身即非必要；对权利要求的修改限制亦须有限度，限制的幅度不应超越利益平衡的合理需要，专利权人因限制而遭受的利益减损与公众信赖利益、行政审查效率因限制而得到的提升不应不成比例，尤其是当限制使得专利权人实质上难以修改权利要求，而因限制带来的公众利益和行政效率提升又较为微茫，则限制可能超过了必要限度。无论是在缺乏必要性时对权利要求的修改予以限制，还是对权利要求的修改限制超过必要限度，都可能使作为利益平衡工具的限制突破前述不得不合理地损及专利权人合法权益的基本要求。
对于确权程序中权利要求删除式修改限制的制度考量。《专利审查指南》明确列举的确权程序中可获准许的权利要求修改方式中，删除式修改较为特殊。删除权利要求或者技术方案意味着对原授予权利的放弃和对技术方案归于公有领域的确认，公众利益将因之而增益；删除权利要求或者技术方案也往往意味着确权程序审查对象数量的减少，行政效率亦将因之得以提升。故一般而言，对权利要求的删除式修改本身不存在需要特别予以平衡之利益得失，对之加以限制亦非必要。如对删除式修改予以限制，一则会减损专利权人修改权利要求的现实程序利益和基于权利要求修改维持专利权的可期待实体利益；二则会减损公众利益确定的增益可能；三则对行政效率的提升并无帮助，至少并无明显助益。故对于权利要求的删除式修改而言，原则上不应予以限制；如确有必要予以限制，亦需审慎为之，既要反复斟酌限制的必要性是否充分，亦要精细衡量限制的程度是否得当。
（二）删除式修改程序性限制规定的理解与适用
1.对删除式修改提出方式的限制——是否只有提交替换页的修改意见才具有法律意义
在本案中，国家知识产权局依据专利法实施细则第五十二条、第六十一条第二款认为，只有提交替换页的修改意见才具有法律意义，接受关于删除不被接受的权利要求的口头请求，缺乏法律依据。对此，分析如下。
专利法实施细则的上述规定系针对专利授权程序，但无论授权程序还是确权程序，明确审查基础都是推进审查不言而喻的前提条件，故在确权程序中亦应遵循有关提交替换页的要求。但值得注意的是，上述规定隐含了关于修改意见和替换页的区分。一般而言，修改意见是对修改方式和修改内容的说明，用以澄清替换页和作为修改对象文本的区别所在和修改方式等；而替换页则是确认修改内容的结果，即修改的结果。二者互为表里，侧重不同，故通过提交替换页的“书面明确”并非明确审查基础的唯一方式，基于对修改意见理解一致的“观念明确”同样可以及时明确审查基础，有效推进审查。因此，“应当按照规定提交替换页”并不意味着未附替换页的修改意见当然不具有法律意义，也不意味着替换页必须与修改意见一并提交。原则上，只要在正常程序中向国家知识产权局作出明确的修改意思表示，无论是单独口头提出还是书面提交修改意见并单独提交替换页，抑或一并提交修改意见和替换页，只要该意思表示清晰、具体并在规定期限内到达国家知识产权局即可构成具有法律意义的修改。当然，在单独提交修改意见的情况下，依法专利权人还应当及时补交替换页，除非国家知识产权局已经明确拒绝接受该修改意见。
删除式修改是在已有的作为修改对象的权利要求书文本的基础上作出，专利权人、无效宣告请求人和国家知识产权局审查合议组一般很容易形成对审查基础的清晰、一致的认识，因此删除式修改一般而言是最为简单的修改方式，审查的有效推进通常不会受到缺少替换页的影响。审查实践中，允许先行书面提交或者在口头审理程序中口头提出删除权利要求的修改意见，基于该删除式修改后的权利要求书推进审理，同时责令专利权人及时补交替换页的情形并不鲜见。与诉讼程序中当事人可以根据不同阶段的彼此诉辩主张和举证适时调整诉讼策略甚至放弃部分实体或者程序权利一样，专利无效宣告审查程序中随着审查环节的推进，专利权人也可以适时调整限缩其请求保护的范围以尽可能维持专利权有效。这既符合审查规律，也有利于公平合理地保护有价值的发明创造。在并不实质影响审查推进，且审查实践中又有以专利权人在口头审理程序中当庭口头声明删除部分权利要求后的文本为审查基础的情况下，不宜仅以未提前或者当庭书面提交权利要求书替换页为由，不接受其删除式修改。事实上，如果已经能够形成审查基础的“观念明确”，还机械要求先交替换页而后推进审查，反而可能造成程序拖沓延宕；甚或仅因未提交替换页，不予补交机会，即径行视为未提出修改，更不利于对专利权人的公平合理保护。
2.关于删除式修改的提出时机
《专利审查指南》既是对专利权人、无效宣告请求人参与专利审查的指引，亦是对国家知识产权局履行专利审查职责的约束。《专利审查指南》第四部分“复审与无效请求的审查”的第三章“无效宣告请求的审查”“4.6.3修改方式的限制”规定，“在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以删除以外的方式修改权利要求书：（1）针对无效宣告请求书。（2）针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。（3）针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。”可见，区别于其他修改方式，删除式修改既无须是所谓的“回应性修改”，也无明确的答复期限限制。专利权人可以在审查决定作出之前的非明显不合理时间内针对任一权利要求或者技术方案提出删除式修改意见。
口头审理程序中提出的删除式修改并不违反上述时机要求。《专利审查指南》第四部分“复审与无效请求的审查”第四章“复审和无效宣告程序中有关口头审理的规定”“5.3口头审理第三阶段”中关于“在双方当事人的辩论意见表达完毕后，合议组组长宣布辩论终结，由双方当事人作最后意见陈述。在进行最后意见陈述时，……专利权人……可以声明缩小专利保护范围或者放弃部分权利要求”之规定，亦可为印证。
总体上，对于删除式修改的程序性要求，较其他修改方式而言应相对宽松：其提出方式既可以是书面提交修改意见，也可以是口头审理程序中的口头声明；删除式修改后的完整权利要求书文本既可以随修改意见一并提交替换页，也可以先提交修改意见再补交替换页，还可以先提交替换页再视情说明修改意见；其提出时机可以迟至审查决定作出之前的非明显不合理时间内。同时，鉴于删除式修改并不会导致“修改超范围”问题，即删除式修改既不会导致修改后的文本超过原专利文件记载的范围，也不会导致扩大原专利权利要求的保护范围；又鉴于对删除式修改本就不存在所谓的“回应性修改”之限，其删除对象不限于与无效宣告请求和理由相关内容，故一般而言，只要删除式修改符合前述程序性要求，其一经提出即可接受。
具体到专利确权审查程序中，国家知识产权局于口头审理程序中当庭告知专利权人，其修改后的、当前权利要求书文本中的部分权利要求可以接受、部分权利要求不能接受时，是否允许专利权人口头声明删除不被接受的权利要求，对于专利权人的利益即其专利权效力的维持影响甚巨：如允许删除，则其仍可保留前述可被接受的修改；如不允许删除，则囿于修改时限的要求，其通常无法保留前述本可被接受的修改，而只能退回至上一个可接受的文本，甚至是授权公告文本。对于此类口头声明的删除不予接受，实际上可能导致全部修改机会落空，甚至导致本可部分维持有效或者适当删除式修改后可维持有效的专利权最终被宣告全部无效。
综上，专利无效审查口头审理程序中，国家知识产权局认为修改后的部分权利要求不能接受时，应当给予专利权人审查基础的选择权：其既可以选择以上一个可接受的权利要求书文本为审查基础；也可以选择删除当前权利要求书文本中不被接受的权利要求，仅以其余权利要求为审查基础。如其选择删除当前权利要求书文本中不被接受的权利要求，无论其系当庭口头提出还是书面提出，亦无论其是否一并提交了替换页，国家知识产权局均应予以接受；当庭未提交替换页的，国家知识产权局可以要求其在一定期限内补交；如果未在指定期限内补交替换页，则可视为专利权人未依法修改权利要求，并据此作出相应处理。所保留的权利要求与被删除的权利要求之间的引用关系复杂，如出现多层引用关系，不提交替换页则无法继续推进口头审理的，国家知识产权局也可以要求专利权人立即当庭制作替换页或暂时休庭由其制作替换页，或者允许专利权人在指定合理期限内补交并另择时间口头审理。
【裁判要旨】
若基于一般消费者的知识水平和认知能力，综合考虑专利视图、使用状态图以及一般常识，该外观设计专利附图所示外观设计仍然存在多种设计可能的，则可以认定外观设计专利文件未能清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。
【关键词】
外观设计专利 无效程序 使用状态图 清楚显示
【案号】
（2024）最高法知行终672号
【基本案情】
在
上诉人深圳市某电子有限公司（以下简称深圳某公司）与被上诉人国家知识产权局、一审第三人黄某外观设计专利权无效行政纠纷案
中，黄某系名称为“主动式电容笔（Z36）”的外观设计专利（以下简称本专利）的专利权人。2022年10月19日，深圳某公司针对本专利权提出无效宣告请求。国家知识产权局于2023年5月23日作出第560546号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），认为本专利使用状态图清楚地显示了本专利产品的外观设计，维持本专利权有效。深圳某公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。北京知识产权法院于2024年6月6日作出（2023）京73行初15607号行政判决：驳回深圳某公司的诉讼请求。深圳某公司不服，提出上诉。最高人民法院于2024年12月23日作出（2024）最高法知行终672号行政判决：撤销一审判决、被诉决定，由国家知识产权局就深圳某公司针对本专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为：对于立体产品的外观设计，有关图片或者照片满足“清楚地显示”应当符合以下条件：一是产品整体三维形状能够根据申请人提交的视图予以清楚确定；二是基于本专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，视图所表达的各设计特征应当不存在歧义，即申请人提交的视图所表达的产品各部分设计特征能够确定，不存在因表达不清楚而导致产品设计特征出现多种可能性。首先，专利权的保护范围应该清楚，使公众能够清楚地知道实施何种行为会侵害专利权，从而既为专利权人提供有效合理的保护，又确保公众享有使用技术、通过其他方式创新技术的自由。受专利法保护的产品外观设计以其在授权公告图片或照片中的显示为准。对于立体产品的外观设计专利而言，认定其有关视图能否清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计时，如基于专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，综合考虑本专利各幅视图以及对该类产品的一般常识，产品设计特征仍然存在多种可能性的，应当认定本专利存在影响清楚表达的实质性缺陷。其次，本专利为“电容笔”产品的外观设计，由主视图、后视图、左视图、右视图、立体图、俯视图、仰视图和使用状态图显示。电容笔为立体产品，综合观察各视图，仅有一张使用状态图显示了电容笔在使用时拉开笔帽后露出的杆状部分的具体情况。从该使用状态图中，可以看出笔帽拉开后露出的杆状部分上具有跑道形状的充电口设计，但是杆状部分的形状显示不完全，本专利简要说明对该部分设计也未予以记载。基于一般消费者的知识水平和认知能力，由本专利使用状态图，既可能判断笔帽拉开露出的杆状部分是与笔身一致的带有一平面切面的圆柱形，也可能根据视图中各线条组成的平面情况判断其为六棱柱形，甚至是使用状态图中未露出的杆状部分还可能存在其他特殊设计。国家知识产权局在被诉决定和二审中均认定露出杆状部分的形状是六棱柱形系因被诉决定中存在笔误，实际使用的判断标准与其并不相同。被诉决定中采用的判断标准是与笔身保持一致，按照该判断标准，因笔身实际为类似圆柱形，露出杆状部分也应为类似圆柱形；二审中，国家知识产权局基于直接观察进行判断，因本专利使用状态图显示出了露出杆状部分的四个面，从而认定露出杆状部分为六棱柱形。可见，国家知识产权局的前后判断标准不一致，实际上会导致结论不一致，一般消费者则更无法确定该设计特征的实际具体指向，致使该设计对应的实际产品设计存在多种可能性。最后，本专利的整体形状为电容笔类产品领域内常见的带有一平面切面的圆柱形，根据本专利的使用状态图，笔帽拉开后露出的杆状部分的设计相对于笔身更具有设计感，更易吸引一般消费者的注意力，该设计特征对于本专利产品的整体视觉效果具有显著影响，该设计特征存在多种可能性会导致本专利权的保护范围不清楚，进而应当认定本专利存在影响清楚表达的实质性缺陷。