二 实用性

申请专利的发明除了必须落入专利法界定的“发明”范围以外，还应当具备实用性、新颖性和创造性。其中的实用性要件，在学理上至少包含三方面的内容：（1）发明能够在产业上制造或使用；（2）发明具有实际的用途；（3）发明能够产生积极效果，此为中国专利法独有的要求。在我国，发明专利申请属于下列情形之一的，应当认为不具备实用性：其一，无再现性，即所属技术领域的技术人员，根据公开的技术内容，不能够重复实施专利申请中为解决技术问题所采用的技术方案。其二，违背自然规律。其三，利用独一无二的自然条件的产品。其四，人体或动物体的非治疗目的的外科手术方法。其五，测量人体或者动物体在极限情况下的生理参数的方法；其六，无积极效果，主要指明显无益、脱离社会需要的发明。

此外，实践中实用性要件可能与专利客体适格性要件和说明书充分公开要件发生重叠。有学者认为实用性是区分商业世界与思想王国的界线。美国专利法第101条既是有关可专利客体的法律规定，也涵盖了发明的实用性要求，将“有用的发明”与不可以被授予专利权的客体区别开来。 特别是1998年发生的 State Street Bank 案，美国法院采用的“产生有用、具体和有形的结果”之专利适格性审查标准，几乎打破了可专利客体审查和实用性审查的边界。当然，此后的 Bilski 案中，美国联邦最高法院已经明确否定了这一判断方法。但是美国专利法上的客体适格性要求与实用性要求依然有着千丝万缕的联系，因为实际应用是将不可专利的抽象思想转化为适格专利客体的唯一渠道。我国专利行政部门就新兴技术领域内的客体审查与实用性审查之间的关系也曾提出过类似的观点：“事实上，在讨论是否属于能够授予专利权的范围时，在一些情况下实际上是依据实用性的标准。”

另一方面，由于各国专利局遵循书面审查原则，审查员站在本领域普通技术人员的视角，判断申请专利的发明是否能够在产业上重复实施，势必要依据说明书中披露的技术方案。如果申请人未能在说明书中充分公开技术方案的足够细节，无法使本领域技术人员了解如何实施该发明，则难以对发明的实用性作出肯定性评价，同时这一发明专利申请也不符合说明书的相关要求。另外，《专利合作条约实施细则》第5条关于说明书的规定中要求“如果从发明的描述或者性质不能明显看出该发明能在工业上利用的方法及其制造和使用方法，应明确指出这种方法；如果该发明只能被使用，则应明确指出该使用方法。” 而我国《专利审查指南》在实用性的审查基准部分指出，“因不能制造或者使用而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书公开的程度无关。” 可见，该规定背后的意图是要在实用性要求与说明书充分公开要求之间保持明确的界限。更何况二者的立法目的不同，前者解决的是技术方案本身是否具有产业上的可实施性的问题，后者则强调专利申请文件在撰写层面应当满足的要求，体现的是以“公开”换“保护”的专利法原理。

在软件和人工智能技术领域，各国专利审查和司法实践更加关注计算机实施的发明应当符合的说明书公开要件。相比于新颖性、创造性标准，实践中较少出现因缺乏实用性而驳回专利申请或宣告专利权无效的情况。故此，本书就计算机实施的发明之可专利性分析将聚焦于这类发明的客体适格性、新颖性以及创造性。 ZOI5l36DdVaMjso450yqxaQXkro29cTQU28/ShUn5t0Ny/RrpDFBz1MEUPBxWrDg