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四 计算机实施的发明之创造性影响因素及其评判难点

任扬(2016)认为,当前大、中型软件代码行数以百万计,给数据检索和对比带来极大的挑战,也对现有技术数据库和本领域技术人员的一般技术水平提出了较高的要求。 徐颖(2018)指出手机应用程序等商业模式专利实质审查标准泛化问题,主要集中在现有技术检索、创造性标准审查视角和商业成功标准的适用方面。 鉴于实现商业模式创新大多是惯常的技术手段,只是程序语言或者产生同样功能的不同算法的细微差别,许怀远(2017)质疑这种创新背后的技术方案能否达到发明专利的创造性高度。 蒲晓华(2014)比较了美、日、欧专利制度对计算机实施的商业方法发明的创造性要求,得出结论:美国采用的创造性标准最低,商业模式或技术领域其中之一具备非显而易见性即可,欧盟的标准最为严格,将发明的创造性限定于技术层面,日本的态度居于二者之间,考察整体解决方案的创造性,并认为日本的做法更为可取。 现有研究虽然已经识别出软件相关发明创造性审查的困难和障碍,却没有深入分析解决以上问题的对策,依然没有梳理出明确可行的评判标准,因此对于专利审查和司法实践的参考意义甚微。而且,依据国内外当前的创造性审查方法,整体考虑原则已被普遍接受,研究的重点应放在如何具体落实这一原则,以及不同国家的执行差异。

通常认为,本领域技术人员的认定是影响发明创造性的因素之一。随着人们检索和处理信息能力的增强,Vertinsky & Rice(2002)认为本领域普通技术人员掌握的技术水平和知识储备应提高和扩充至与人工智能系统复杂度相匹配的程度,那么主张发明与在先技术相比非显而易见将更加困难,以可预期的方式改变在先技术被认为是显而易见的。 [23] Abramowicz & Duffy(2011)认为确定本领域技术人员的一般技术水平需要考量可获取信息的范围和创新成本,而软件开发与药品和生物技术研发相比,显然投入的成本更低。 [24] 再者,张平(2003)提到各国软件专利授权结果可能因在先技术检索的差别而不同。 Simon(2013)认为在软件专利领域,如商业成功,长久以来对于发明的期待和需要,他人创造发明的失败经历,获得预料之外的结果,以及他人为复制发明和获得许可所作的努力等第二考量因素在创造性审查中会得到更多的关注。 [25] 不可否认,这些研究中讨论的创造性影响因素确实是计算机实施的发明专利申请和审查环节存在的现实问题,但是简单提出特殊的考量因素是远远不够的,还要进一步探讨这些因素在何种程度上影响创造性判定结论,分清主要因素和次要因素,避免本末倒置。更为重要的是,将考量因素标准化,并成为专利审查和司法审判的依据,尽量抑制审查员和法官个人主观意志过多地介入发明的创造性判断。

专利审查员肖光庭等(2020)针对“互联网+”等新业态新领域的发明专利申请,将创造性审查过程中普遍存在的难题大致总结为以下四个方面:一是此类发明通常属于既包括技术内容也包括非技术内容的解决方案,整体判断原则在实践中应当如何具体适用。二是涉及算法或者数学公式、参数的发明,应用领域对于技术方案的限定作用能否作为衡量发明创造性的因素之一。三是商业或管理问题是否必然不具有技术性,以及在何种条件下,需要考虑“商业上的成功”这一辅助判断因素。四是就数据库相关主题的发明而言,当区别特征涉及数据的类型、性质、格式的情形时,应当如何对其创造性作出评判。 以上问题在2020年《专利审查指南》第二部分第九章第六节中得到了部分解决,如整体判断原则的适用问题,但是执行有关规定的实际效果如何还有待于通过数据统计、公开征求意见等实证研究方法进行论证。另外一部分问题,如算法的应用领域或数据要素对于软件相关发明创造性的影响,因技术背景知识所限,在知识产权法学界并未展开充分探讨。

尽管本领域普通技术人员是确保客观判定发明专利创造性的重要法律概念,甚至可以说它在专利法中无处不在却又十分神秘,但是Noveck(2006)指出不少法院就专利创造性作出判定结论时,事实上将本领域普通技术人员排除在了显而易见与否的分析之外,法院就现有技术的范围、内容和含义咨询本领域普通技术人员,却不关乎终极问题“基于现有技术作出的发明,该发明原本是否会显而易见”。 [26] 那么,作为发明专利创造性判断主体的本领域普通技术人员,究竟应当贯穿于创造性判断之“三步法”的全过程,抑或只是存在于其中某一个步骤而已,对此理论界和实务界还没有给出比较一致的答案。本领域普通技术人员掌握的知识和技能会随着时间的推移以及社会技术发展水平的提高而不断变化,美国学者Darrow利用统计分析法证明自1790年以来,本领域普通技术人员在法律文本中出现的角色已经从最初的“普通技工(mechanic)”演变到“普通设计师(designer)”,进而发展为“普通研究员(researcher)”,最终成为了“熟悉该行业的普通技工”“无法辨认的后代”。 [27] 鉴于互联网、大数据和人工智能产业特点和发展趋势,Abbott(2017)支持将计算机实施的发明所属领域普通技术人员认定为由算法工程师、程序员、经济学家或医药学家等组成的技术实体。 [28] 审查员王继君(2020)认为使本领域技术人员的知识结构和能力结构向专业发明团体靠拢,造成创造性判断标准显著提升,这对个人发明者来讲显然有失公平。 然而,从保护社会公益的角度看,若发明所属技术领域开展的研发活动整体状况和形势如此,不能针对特定发明贸然降低判断主体标准至单个本领域技术人员。Burk & Lemly(2002)整理美国法院过去审理的软件专利案件发现法院往往认定程序员具有超凡的技能,他理所当然地能够在计算机程序中执行任何想法。有时法院的这种假设有利于专利权人,如判定申请是否满足充分公开要件时;但也有时,特别是在判定非显而易见性时,假定程序员具有超凡的技能对于专利权人而言起反作用。更重要的是,从计算机科学角度来看,法院的假定是错误的。 [29] 由此可知,本领域技术人员的认定离不开对于提出专利申请时相关领域技术背景的充分了解,本质上可以将之视作一个事实问题。 1TQWvJdw1Qqe0i7QhR9+i1eVKs8UlHvbJCquxffxa6J2FdWPjBQm8hVniXKVmVch

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