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一 客体适格性标准的历史考察

从历史发展的视角来看,美国判例法对专利法第101条关于可专利客体的解释呈现由限制到扩张,再逐渐回归的整体趋势,其中以计算机实施的商业方法专利最为典型。刘银良(2010)认为 Bilski 案后,美国联邦法院对于商业方法专利的态度,又回到了道富银行案之前的不确定状态。这十年间,并无充分证据证明为商业方法提供专利保护,有效激励了金融机构的研发活动,过度保护以及商业方法专利侵权诉讼的泛滥为社会经济带来的不良影响却是显而易见。因此,我国坚持以“技术特征”考察软件相关商业方法可专利性门槛,可以维系专利制度的合理性和社会效益最大化。 相反观点认为美国不断调适商业方法专利客体适格性测试法,回应了信息时代的需求,如张玉敏和谢渊(2014)指出与美国商业方法专利去标准化的审查方式相比,我国放开商业方法专利具有必要性和紧迫性。 宣(2019)认为美国联邦最高法院之所以一直没有就金融商业方法专利的客体适格性标准给出明确的答复,是为了使各级法院通过长期的事实密集型案件审判,实施利益平衡的政策考量,我国可以借鉴美国经验,构造弹性化的可专利客体标准。 张平、石丹(2018)持相对中立的观点,一方面认为美国商业方法专利保护进程,警示我国谨慎授权商业方法发明,降低专利客体门槛不等于放松专利质量审查。另一方面,他们指出美国与产业发展相适应的专利保护实践,对于我国制定商业模式创新专利保护政策有一定的参考价值。

Alice 案是美国为计算机实施的发明提供专利保护的里程碑式案件,联邦最高法院在该案中明确专利申请案中公开的抽象思想或数学公式只有在进行创造性应用的情况下才可能获得专利权保护。 [7] 美国信息技术产业界和学界对可专利客体范围明显限缩的趋势表现出不同的态度,以Google为代表的部分跨国软件企业和中小型企业表示支持这种转变,而IBM等另一部分高新技术企业对此强烈反对。 [8] 美国法院系统内部,尤其是联邦巡回上诉法院(CAFC)与联邦最高法院之间对于“两步测试法”涉及的“抽象思想”和“发明概念”的解释也存在分歧。由于联邦最高法院始终没有在客体适格性标准方面给予更加全面清晰的指导,相关利益团体将注意力转移至立法改革上,提出参照《欧洲专利公约》(EPC)第52条修改《美国专利法》第101条,从正反两个方面界定可专利客体。 [9] 美国本土就计算机实施的发明的可专利性尚且未达成比较一致的意见,无法对其未来走向作出准确的预测,国内在这一课题上的研究也不应一边倒地支持或者批判美国在计算机软件领域的专利政策和具体规则,结合我国现阶段产业特点和发展规划,着眼于全球软件专利授权的总体形势,有选择地借鉴外国专利制度的某些做法似乎更为合理。另外,美国法院目前遵循的非明线检验法尽管强化了法律适用的灵活性,但同时招致各界观点针锋相对,更无法植根于我国法制统一的土壤之中。

Beresford(2000)评论认为欧洲与美国在对待软件相关发明的客体适格性问题上基本趋于一致。 [10] Madigan & Mossoff(2017)开展实证研究表明超过1700件涉及同一发明的专利申请案在美国被驳回申请,却被中国国家知识产权局及EPO批准注册,进而指出近年来,美国与其他国家之间关于专利客体适格性标准的宽严尺度发生了反转,其他国家专利制度在可专利主题范围上的包容性更强。 [11] Mars-nik & Thomas(2011)分析认为,EPO采取与美国较为接近的判例法路径,利用上诉委员会裁决争议案件的机会,就EPC第52条第3款有关专利客体例外规定中的“as such”作出越来越宽松的解释,经历了由“技术贡献”标准到“进一步技术效果”标准,再到现行的“任何硬件”标准的变化过程。 [12] 以上标准均是在“技术性”要求的统领下衍生而来,Bakels & Hugenholtz(2002)评价认为20多年的专利判例法发展揭示了“技术性”检验法在划分可专利客体与不可专利客体的界限过程中,有某种程度上的随意性。 [13]

《日本专利法》第2条第1款规定,发明必须是利用自然规律的技术思想。田村善之(2011)指出,过去由于专利审查软件相关发明只重视与利用自然规律的关系,导致一些不应被授予专利权的申请依靠硬件装置而被授予专利权;但是,也不能仅仅因为发明是计算机网络环境下的产物,就否定其获得专利权的可能性,因为“程序本身能够为计算机可能读取的媒体所记录,加之其在作为信号被传输时可以利用电子流程来控制,所以应该说在利用自然规律这一点上并未发生改变。” 张玲(2010)总结认为日本包括商业方法在内的软件相关发明专利保护进程有两个鲜明的特点:一是与美国的相关政策保持高度的协调一致性;二是官方和民间都高度重视对商业方法软件的专利保护。 郎贵梅(2008)认为日本一直以来采取积极行动保护软件相关商业方法,通过修改审查指南、发布《商业方法不具有专利性的范例》等指导性文件、增设电子商务审查室以及加强与USPTO和EPO的专利审查协作,力争在全球电子商务领域占据有利地位。

刘铭(2014)回顾了国内审查利用计算机、网络等数字化手段从事商业活动的发明的主要历史阶段,指出“以往的审查思路中常常遇到需要引入公知常识、惯用技术手段或是惯用技术手段的简单拼凑等有关创造性判断中所用到的标准,而在经过类似于创造性判断的过程后得出不属于专利保护客体的结论,并不合乎法律逻辑。” 2017年和2019年我国《专利审查指南》先后经过两次修改,强调整体考虑原则,张韬略(2020)经过对比中美最新的审查规则认为,尽管两国的审查路径表面有别,甚至具体的审查步骤顺序截然相反,而最终的落脚点和借力点却是近似的,我国要求具有技术特征的权利要求属于技术方案,与《美国专利客体适格性审查指南》规定的能够将抽象思想转化为实际应用的“技术改进”没有本质差异,可谓殊途同归。 在计算机实施的发明专利客体适格性问题上,纵观各国和地区专利制度及观点学说的演变历程,主导法律改革的关键因素有二:第一、在美国开拓性探索的影响下,被动放宽可专利客体的衡量尺度;第二、为适应信息技术进步,满足产业发展需求,在鼓励技术创新与保障市场竞争之间寻求平衡。 W2BaD/zzyyV8dyn7K+FhQzCjAqmcS7pnjKaqAzjkfBA4gm4084q3fbpjxTqKx1ge

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