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【裁判要旨】
说明书对于权利要求中的技术术语没有作出特别界定的，应当首先按照本领域技术人员对于该技术术语的通常理解，而非直接按照日常生活中的通常含义进行解释。本领域技术人员对于技术术语的通常理解，可以结合有关技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等公知常识性证据，并可优选与涉案专利技术所属领域相近程度更高的证据予以确定。
【关键词】
专利 侵权 权利要求解释外部证据 公知常识
【案号】
（2020）最高法知民终580号
【基本案情】
在上诉人广州华欣电子科技有限公司（以下简称华欣公司）与被上诉人广州诚科商贸有限公司（以下简称诚科公司）、广州君海商贸有限公司（以下简称君海公司）、广州兆科电子科技有限公司（以下简称兆科公司）、峻凌电子（东莞）有限公司（以下简称峻凌公司）、佛山市厦欣科技有限公司（以下简称厦欣公司）侵害发明专利权纠纷案 [1] 中，涉及专利号为201010235151.7、名称为“一种触摸屏及其多路采样的方法”的发明专利（以下简称涉案专利）。华欣公司认为，诚科公司、君海公司、兆科公司、峻凌公司、厦欣公司未经许可大量制造、销售、许诺销售侵害涉案专利权的产品，且主观侵权恶意非常明显，故向广州知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求判令被诉侵权人停止侵害并连带赔偿经济损失1000万元和维权合理开支20万元。一审法院认为，被诉侵权产品仅是12块电路板及可由该12块电路板拼接成的一个电路框，缺少屏结构或触摸屏体，相应的触摸检测区没有载体即无涉案专利权利要求1的触摸检测区，被诉侵权技术方案没有落入涉案专利权的保护范围，故华欣公司诉讼请求不能成立。华欣公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张一审法院错误认定权利要求中“一种触摸屏”及“触摸检测区”必须为实体屏结构，进而对于被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围的认定存在错误。最高人民法院于2021年10月16日判决撤销原判，五被诉侵权人停止侵害，诚科公司、君海公司、兆科公司共同赔偿华欣公司经济损失292.6万元及维权合理开支20万元，峻凌公司、厦欣公司分别对前述赔偿金额中部分金额承担连带责任。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为，对专利权利要求进行解释时，需注意权利要求应当基于本领域技术人员的认知能力，并在本领域的技术背景和知识体系下进行合理解释。在说明书对于权利要求中的技术术语没有作出特别界定的情况下，应当按照本领域技术人员对于该技术术语的通常理解进行解释，而不是诉诸该技术术语在日常生活中的通常含义进行解释。相关技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等公知常识性证据，一般根据其与涉案专利技术所属领域的相近程度，作为认定本领域的技术背景和知识体系的相应证据。具体到本案中，触摸屏属于在本领域中已有确切含义的技术术语。根据各方当事人提交的《多媒体计算机实用检修技术（教程）》《多媒体技术应用基础》《计算机操作装配与维修》等本领域公知常识性证据的记载，对于本领域技术人员而言，权利要求1主题名称中的“触摸屏”，可以理解为既包括带有实体屏结构的接触式触摸屏，也包括不带有实体屏结构的非接触式触摸屏。并且，可以进一步认定，不带有实体屏结构的非接触式触摸屏属于本领域的公知常识。一审法院优先运用与涉案专利技术领域距离较远的《现代汉语词典》等非本领域工具书作为依据解释涉案专利中触摸屏，脱离本领域的技术背景和知识体系，结论有所不当，应予纠正。基于相同理由，华欣公司、兆科公司、峻凌公司等二审中提交的用于解释涉案专利权利要求1的公知常识证据之外的其他现有技术证据，缺乏相应证明力，不予采信。
【裁判要旨】
在侵害专利权纠纷中，在修改权利要求基础上维持专利权有效的无效宣告请求审查决定，对该决定作出前人民法院作出并已执行的专利侵权判决不具有追溯力。
【关键词】
专利 侵权 权利要求修改 无效决定 追溯力
【案号】
（2021）最高法民申6412号
【基本案情】
在再审申请人李磊与被申请人吕家杰侵害发明专利权纠纷案 [2] （以下简称“磁悬浮地漏芯子”侵害发明专利权纠纷案）中，吕家杰系名称为“一种磁悬浮地漏芯子”、专利号为ZL201510353360.4的发明专利（以下简称涉案专利）的专利权人，其向山东省青岛市中级人民法院（以下简称一审法院）起诉称，李磊未经允许许诺销售、销售的地漏侵犯了涉案专利权。一审法院认为，被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围，判决驳回吕家杰的诉讼请求。吕家杰不服，提起上诉。最高人民法院知识产权法庭二审认为被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1、2的保护范围，李磊的行为构成专利侵权，判决撤销一审判决，判令李磊立即停止侵权并赔偿吕家杰经济损失及维权合理开支共6万元。二审判决后，李磊向国家知识产权局请求宣告涉案专利权无效。无效审查期间，2021年8月14日，吕家杰提交经修改的专利文件，将原权利要求3的部分技术特征补入权利要求1。2021年8月19日，李磊向吕家杰支付侵权赔偿款，二审判决执行完毕。2021年8月28日，李磊向最高人民法院提出再审申请。2021年11月5日，国家知识产权局作出第52586号无效宣告请求审查决定，在上述修改的权利要求的基础上维持涉案专利权有效。再审审查期间，李磊主张被诉侵权产品实施的是ZL201310390582.4专利（以下简称582专利）所公开的现有技术，并且涉案专利原权利要求1、2应视为自始即不存在，吕家杰基于这些权利要求而获得的侵权赔偿属于不当得利，应予以返还。最高人民法院于2022年6月30日裁定驳回李磊的再审申请。
【裁判意见】
最高人民法院审查认为，2008年修正的《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款规定：“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。”根据举重以明轻的法律解释方法，本案在修改权利要求的基础上作出维持专利权有效的第52586号决定，对在其作出前人民法院作出并已执行的专利侵权判决同样不应具有追溯力。
【裁判要旨】
在现有技术抗辩中，应将被诉侵权技术方案与一项现有技术方案进行比对，不得将记载在同一现有技术文献中两个不同的技术方案组合成一项现有技术用于现有技术抗辩。
【关键词】
专利 侵权 现有技术抗辩 单一对比
【裁判意见】
在前述“磁悬浮地漏芯子”侵害发明专利权纠纷案 [3] 中，最高人民法院还明确了现有技术抗辩中的单一对比原则。最高人民法院审查认为，现有技术抗辩中，应将被诉侵权技术方案与一项现有技术方案进行比对，不得将记载在同一现有技术文献的两个不同技术方案组合用于现有技术抗辩。本案中，李磊主张作为现有技术的内容，涉及582专利说明书附图10（对应李磊主张的权利要求5）、附图16所示的两个具体实施方式。二者相比较，在密封盖相对于安装柱的位置关系（上方/下方）、密封盖复位结构中内外磁条的相对位置、磁极朝向和极性等方面均有不同，是两个不同的技术方案，不能将二者组合成为一项现有技术用于现有技术抗辩。
【裁判要旨】
任何人不得从违法行为中获益。被诉侵权人或者其授意的第三人违反明示或者默示的保密义务公开专利技术方案，被诉侵权人依据该非法公开的事实状态主张现有技术抗辩的，人民法院不予支持。
【关键词】
专利 侵权 现有技术抗辩 保密义务 违约公开 违法公开
【案号】
（2020）最高法知民终1568号
【基本案情】
在上诉人上海环莘电子科技有限公司（以下简称环莘公司）与被上诉人广东法瑞纳科技有限公司（以下简称法瑞纳公司）、江苏水乡周庄旅游股份有限公司（以下简称周庄旅游公司）、北京镇边网络科技股份有限公司（以下简称镇边公司）侵害实用新型专利权纠纷案 [4] 中，涉及专利号为201820194071.3、名称为“一种应用于自动租售终端系统的连接手柄”的实用新型专利（以下简称涉案专利）。环莘公司向江苏省苏州市中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼，主张在周庄旅游公司管理的旅游景区内使用的共享儿童手推车的连接手柄落入涉案专利保护范围。上述被诉侵权产品系法瑞纳公司制造并销售给镇边公司，并由镇边公司在周庄旅游公司管理的景区内租赁给游客使用，三公司的行为构成侵害环莘公司的涉案专利权。环莘公司在涉案专利申请日前曾向法瑞纳公司采购儿童推车租赁设备并签订采购合同，法瑞纳公司依约完成产品制造并在涉案专利申请日前将产品交付承运人运输。法瑞纳公司据此提出先用权抗辩以及现有技术抗辩。一审法院认为，被诉侵权技术方案于相关产品交付承运人运输后即因投入市场而被公开，法瑞纳公司的现有技术抗辩成立。故驳回环莘公司的诉讼请求。环莘公司不服，向最高人民法院提起上诉。二审经审理查明，环莘公司与法瑞纳公司的采购合同约定儿童推车租赁设备及相关设计的专利权属于环莘公司，法瑞纳公司对环莘公司的儿童推车租赁设备的知识产权、产品资料、业务模式、软件功能负有保密义务。法瑞纳公司在须知网公开文章及图片的行为属于违反合同保密义务的披露行为。最高人民法院于2021年7月9日判决撤销原判，法瑞纳公司停止侵害并赔偿经济损失50万元及维权合理开支2万余元，镇边公司、周庄旅游公司对其中维权合理开支承担连带责任。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为，综合案件相关事实，法瑞纳公司将相关产品交付承运并未导致被诉侵权技术方案为公众所知，一审法院关于相关产品交付承运人运输后即因投入市场而导致被诉侵权技术方案被公开的认定有所不当，予以纠正。关于法瑞纳公司依据其在须知网公开的文章及图片主张现有技术抗辩的问题，现有技术抗辩制度一方面可以防止社会公众遭受不当授权的专利权人提出的侵权诉讼的侵扰，在无效宣告行政程序之外提供更为便捷的救济措施；另一方面，其也为善意使用现有技术的社会公众提供一种稳定的合理预期，可以对自身行为进行合理预测和评价。但是，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，同时不得违反法律和公序良俗，这是民法的基本原则。作为一项民事诉讼中的侵权抗辩事由，现有技术抗辩的行使也应遵循上述民法基本原则，被诉侵权人在有关抗辩事由中应当是善意或者无过错的一方，任何人不能因自身违法或不当行为而获得利益。如果被诉侵权人主张现有技术抗辩的现有技术，系由其本人或者由其授意的第三人违反明示或者默示保密义务而公开的技术方案，则该被诉侵权人不得依据该项现有技术主张现有技术抗辩，否则将使被诉侵权人因自身违法公开行为而获得利益，明显违反民法基本原则和专利法立法精神。根据环莘公司与法瑞纳公司的协议，法瑞纳公司负有保密义务，该公司未经专利权人环莘公司同意而公开涉案专利技术方案，违反合同义务，其行为具有违法性和可责难性，基于前述有关民法基本原则，其不能依据该项现有技术主张现有技术抗辩。
【裁判要旨】
被诉侵权产品无生产厂厂名、厂址、产品质量检验合格证明等标识，可以作为认定销售商未尽合理注意义务的重要考量因素。
【关键词】
专利 侵权 合法来源“三无产品”
【案号】
（2021）最高法知民终1138号
【基本案情】
在上诉人源德盛塑胶电子（深圳）有限公司（以下简称源德盛公司）与被上诉人南宫市新中昊通讯门市（以下简称新中昊门市）侵害实用新型专利权纠纷案 [5] 中，涉及专利号为201420522729.0、名称为“一种一体式自拍装置”的实用新型专利（以下简称涉案专利）。源德盛公司为专利权人，认为新中昊门市销售的被诉侵权产品侵害了涉案专利权，故向河北省石家庄市中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求判令：新中昊门市立即停止侵害并赔偿经济损失2万元（包括维权合理开支）。一审法院认为新中昊门市销售的被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围，但合法来源抗辩成立，不应承担赔偿责任，仅判决新中昊门市停止侵权，驳回源德盛公司的其他诉讼请求。源德盛公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张被诉侵权产品无生产厂家、厂址、产品质量合格证明等标识，属于“三无产品”，新中昊门市主观上存在过错，且新中昊门市所提供的证据不能证明被诉侵权产品是从“深圳恒泰数码”购买。最高人民法院于2022年1月27日改判新中昊门市赔偿源德盛公司经济损失及维权合理开支共计2000元。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为，销售者合法来源抗辩的成立，需要同时满足被诉侵权产品具有合法来源的客观要件和销售者无主观过错的主观要件。被诉侵权产品具有合法来源，是指销售者通过合法的进货渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得所售产品。对于客观要件，销售者应当提供符合交易习惯的相关证据；对于主观要件，销售者应当证明其实际不知道且不应当知道其所售产品系制造者未经专利权人许可而制造并售出。上述两个要件相互关联。首先，新中昊门市在本案一审程序中主张合法来源抗辩提交的仅为淘宝网订单页打印件，两笔订单的淘宝用户会员名不一致，淘宝网交易时间距离源德盛公司取证时间间隔长达一年以上，且在“深圳恒泰数码”淘宝网店已查找不到相应自拍杆产品，仅凭新中昊门市提供的淘宝网订单页所显示的产品照片，无法确认与被诉侵权产品是否完全相同。其次，被诉侵权产品上没有生产厂家、厂址、质量合格证明等标识，可作为认定销售商未尽到合理注意义务的重要考虑因素。新中昊门市自述以4.5元的较低价格于2016年2月、4月先后两次从同一家网店购进多个自拍杆，虽然其声称不知道所购为“三无产品”，但从其在时隔两个月后再次购买相同产品，其经营的线下店铺实际出售“三无产品”来判断，可以认定其对自拍杆无标识的情况是知晓的，没有尽到销售商的合理注意义务。且本案经过一审、二审，新中昊门市亦未补充提交其他证据。故新中昊门市关于被诉侵权产品具有合法来源的抗辩理由不能成立，仍应当承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。关于侵权赔偿数额的确定，综合考虑本案侵权行为发生地在河北省南宫市，当地经济发展水平不高，新中昊门市只是从事零售业务的个体经营户，侵权主观过错不大，经营规模小，被诉侵权产品利润微薄，销售量非常有限，侵权情节较轻，且源德盛公司已在全国各地就涉案专利提起批量诉讼，进行溯源维权等因素，酌定新中昊门市赔偿源德盛公司经济损失1000元、维权合理开支1000元。
【裁判要旨】
在被诉侵权企业收到的律师函中已记载涉案专利的专利权人、专利名称、专利号以及联系方式等信息的情况下，其未采取任何措施，仍然购进侵犯他人技术方案较为简单的实用新型专利权的被诉侵权产品并使用，应认定其未尽到合理的注意义务，合法来源抗辩不能成立。
【关键词】
专利 侵权 合法来源抗辩 注意义务
【案号】
（2022）最高法民再6号
【基本案情】
在再审申请人张振武与被申请人广西路桥工程集团有限公司（以下简称路桥公司）侵害实用新型专利权纠纷案 [6] 中，张振武系201020130562.5号“整体式土工格室”实用新型专利（以下简称涉案专利）的专利权人。其主张路桥公司使用的土工格室产品落入涉案专利权的保护范围。路桥公司主张其使用的被诉侵权产品购自仪征市佳和土工材料有限公司淮安分公司（以下简称佳和淮安分公司），具有合法来源，并提交了其与佳和淮安分公司于2018年3月27日签订的《土工格室采购合同》等证据，显示约定的供货期限从2018年1月1日起至项目完工为止。路桥公司分别于2017年12月20日及2018年5月18日签收张振武的代理律师发出的律师函。路桥公司于2017年12月20日收到律师函后未采取任何措施。广西壮族自治区南宁市中级人民法院受理本案后，于2018年5月22日将起诉状等案件材料送达给路桥公司。一审法院认为，被诉侵权产品包含了涉案专利权利要求1、2的全部技术特征，落入了涉案专利权的保护范围。张振武提交的两份律师函未记载专利的技术信息，路桥公司无从判断侵权与否。张振武仅凭两份律师函主张路桥公司知道或应当知道其使用的产品为侵权产品，不能成立。据此判决驳回张振武的诉讼请求。张振武不服，提起上诉。广西壮族自治区高级人民法院二审认为，根据2011年4月1日张振武与仪征市佳和土工材料有限公司签订的《合作协议书》，佳和淮安分公司销售被诉侵权产品属于在专利权人的许可范围内进行，没有侵犯涉案专利权。据此判决驳回上诉，维持原判。张振武不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定提审本案，并于2022年12月14日作出再审判决，认定佳和淮安分公司销售被诉侵权产品不在张振武的许可范围内，改判路桥公司赔偿张振武经济损失20万元。
【裁判意见】
最高人民法院再审认为：路桥公司2017年12月20日签收的律师函及邮单记载了涉案专利的相关信息以及律师的联系信息，律师函要求路桥公司在其承建的相关项目上把关供应商的产品是否侵害涉案专利权，并记载了张振武授权生产、销售涉案专利产品的5家企业。路桥公司系规模较大的公司，应当具有较强的防范侵权意识以及较为完善的防范侵权机制，以防止侵犯他人专利权。涉案专利系技术方案较为简单的实用新型专利。在路桥公司签收的律师函已明确记载涉案专利的专利权人、专利名称及专利号，律师函及邮单中已载明承办律师姓名且邮单上有该承办律师手机号码的情况下，路桥公司理应进行适当的核实，以避免侵犯他人专利权。但是，路桥公司在收到上述律师函后，未采取任何措施，即从佳和淮安分公司处购进被诉侵权产品予以使用，未尽到合理的注意义务，不属于《中华人民共和国专利法》 [7] 第七十条规定的“不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品”的情形，其合法来源抗辩不成立。
【裁判要旨】
员工离职后一年内以他人名义申请涉案专利，如果现有证据可以证明涉案专利与该员工在原单位承担的本职工作或者分配的任务具有较强关联性，且他人与该员工具有利益关联关系，又不具有研发涉案专利的技术能力，可以认定该员工为涉案专利的实际发明人，涉案专利为职务发明创造。
【关键词】
专利 职务发明 离职 有关的发明创造
【案号】
（2021）最高法民申7941号
【基本案情】
在再审申请人莫良华与被申请人敦泰科技（深圳）有限公司（以下简称敦泰公司），一审被告、二审上诉人深圳磨石科技有限公司（以下简称磨石公司），一审第三人、二审上诉人贾一锋，一审第三人夏涛专利权权属纠纷案 [8] 中，敦泰公司诉称其系从事电容屏触控方案的高新技术研发企业，莫良华曾为该公司研发人员，负责包括电容式触摸控制在内的技术研发工作，担任高级副总经理职务，并作为职务发明人申请过专利。莫良华离职后以磨石公司名义申请了涉案专利“一种触摸显示装置和电子设备”。该专利是莫良华执行敦泰公司任务并主要是利用原单位物质技术条件所完成的职务发明创造，应归敦泰公司享有。遂起诉请求法院判令：由敦泰公司享有涉案专利权。广东省深圳市中级人民法院一审认为，磨石公司系涉案专利名义专利权人，莫良华是该公司控股股东，与涉案专利权利归属存在直接利益关联，莫良华系实际发明人具有高度可能性。涉案专利系莫良华从原单位离职后一年内作出且与其在原单位本职工作、分配任务密切相关，并主要利用了原单位的物质技术条件完成的职务发明，故判决涉案专利归敦泰公司享有。莫良华、磨石公司、贾一锋不服，提起上诉。最高人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。莫良华不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2022年3月21日裁定驳回莫良华的再审申请。
【裁判意见】
最高人民法院审查认为，莫良华于2006年9月4日入职敦泰公司，2015年3月6日从敦泰公司离职。2015年12月3日，磨石公司向国家知识产权局申请涉案专利，发明人为贾一锋、夏涛。磨石公司成立于2015年2月9日，莫良华为该公司法定代表人、董事长。莫良华占股99.9%、莫良忠占股0.1%。贾一锋为磨石公司监事。即莫良华在离职前成立磨石公司，在其离职后的1年内，磨石公司便申请了涉案专利。莫良华与敦泰公司于2014年7月1日签订了《保密及竞业限制协议》，约定莫良华对敦泰公司技术信息和经营信息负有保密义务，且自离职之日起两年内不得从事与敦泰公司业务类似的业务。敦泰公司长期从事指纹识别、触控显示等技术研发，该公司及其关联企业在该技术领域有较大投入，拥有大量专利等技术积累。敦泰公司在2014年前后一直从事指纹识别技术研发，并采取保密措施，莫良华参与其中。莫良华虽提出辞职，但实际留任至2015年3月5日，莫良华承诺将完成相关指纹识别IC设计。截至2015年1月21日，莫良华仍在接收相关电子邮件，继续其研发管理工作。此外，莫良华还参与了包括“触控显示装置”等专利在内的技术研发工作。涉案专利为“触摸显示装置和电子设备”，涉及复用像素电极以及调制地技术，而敦泰公司的FT9201项目亦涉及调制地技术的运用，二者属于同一技术领域。涉案专利与莫良华参与研发的上述专利技术同属于触控显示技术领域，属于相关的发明创造。涉案专利与莫良华在敦泰公司承担的本职工作、分配的工作任务以及提供的物质技术条件有关。磨石公司从事的工作与涉案专利技术不具有相关性。贾一锋毕业于南京大学物理系磁学和磁性材料专业，夏涛毕业于西华师范大学物理系。二人专业与涉案专利技术属于不同的技术领域，不具有相关性，且无证据证明贾一锋、夏涛在涉案专利的申请日之前具有与涉案专利技术相关的工作经历和研发积累的证据，不能证明贾一锋、夏涛是对涉案专利作出创造性贡献的人。贾一锋与莫良华二人系南京大学物理系的同学，莫良华为物理学微电子与固体电子专业，贾一锋为物理学磁学和磁性材料专业，二人均于2000年毕业。二人均为磨石公司高管，二人还共同持有其他关联企业股份，并先后担任同一公司的法定代表人。在莫良华从敦泰公司离职前，夏涛入职与莫良华存在关联关系的公司，并在莫良华控制的其他关联公司成立后入职该公司。贾一锋、夏涛与磨石公司于2015年5月10日签订《技术转让协议》，约定两人将相关技术转让给磨石公司。2015年12月3日，即莫良华从敦泰公司离职后不到9个月的时间，磨石公司作为申请人，贾一锋、夏涛作为发明人，当日共提交52项专利申请，后撤回或者放弃其中44项专利申请。此后，敦泰公司以莫良华、贾一锋、夏涛及其莫良华的关联公司为被告，提起18个专利或者专利申请权属之诉，均与指纹识别或其基础技术触摸显示技术相关。从上述事实看，莫良华以贾一锋、夏涛作为发明人提交了多项专利申请，并将专利或者专利申请权转让给莫良华控股99.9%的磨石公司。因此，涉案专利系莫良华在与敦泰公司劳动人事关系终止后1年内作出的、与其任职敦泰公司期间承担的本职工作有关的发明创造，属于敦泰公司的职务发明创造。
【裁判要旨】
专利权利人主张以侵权人对外宣传的经营规模作为损害赔偿计算依据，侵权人抗辩该经营规模属于夸大宣传、并非经营实绩，但未提交证据证明其实际侵权经营规模的，人民法院可以依据该对外宣传的经营规模作为损害赔偿计算依据。
【关键词】
专利 侵权 侵权责任 赔偿计算 自我宣传业绩
【案号】
（2021）最高法知民终1066号
【基本案情】
在上诉人福州百益百利自动化科技有限公司（以下简称百益百利公司）与被上诉人上海点挂建筑技术有限公司（以下简称点挂公司）、张守彬侵害实用新型专利权纠纷案 [9] 中，涉及专利号为201320534267.X、名称为“结固式锚栓”的实用新型专利（以下简称涉案专利）。百益百利公司认为，点挂公司、张守彬于2017年开始积极推广第三代点挂安装技术，其中“点挂专用抗拉拔保护锚栓”落入涉案专利权的保护范围，构成侵权，故向上海知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求判令停止侵害、赔偿损失250万元。一审法院认为，点挂公司、张守彬主张的抵触申请抗辩成立，故判决驳回百益百利公司的诉讼请求。百益百利公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张被诉侵权产品技术方案与抵触申请公开的内容不同。最高人民法院于2022年5月23日判决撤销原判，点挂公司、张守彬停止侵害，赔偿损失250万元。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为，点挂公司、张守彬主张的抵触申请抗辩不成立。被诉侵权产品是点挂公司和张守彬积极推广的第三代点挂安装技术产品配件，点挂公司和张守彬在2017年宣称其累计施工面积已达200万平方米，且其通过宣传册和官方网站对相关工程案例进行了宣传展示，点挂公司副总经理在2019年2月24日仍通过微信朋友圈对第三代点挂施工工程进行宣传展示。点挂公司和张守彬对上述事实虽持有异议，认为200万平方米为夸大宣传，相关工程案例为借鉴合作方的案例，且相关工程并未使用被诉侵权产品。但是，点挂公司和张守彬并未提交有效反证证明其实际施工量，其主张夸大宣传依据不足；点挂公司和张守彬亦不提交其实际使用的锚栓配件，其主张未使用被诉侵权产品与事实不符，不能成立。在以上事实基础上，参考百益百利公司主张的每平方米所需被诉侵权产品平均用量约为5根、专利产品销售单价为3.57元、3.27元不等以及合理利润率认定赔偿数额，点挂公司和张守彬侵权获利应不低于250万元。综合考虑点挂公司和张守彬经营规模，因其侵权时间长、侵权范围广、侵权恶意明显，以及百益百利公司为本案支出的律师费、公证费等合理维权费用等因素，依法对百益百利公司主张的250万元赔偿数额予以全额支持。
【裁判要旨】
侵权人与专利权利人就有关销售侵权产品行为的纠纷达成和解后，再次销售相同侵权产品的，可以认定其构成故意侵权且情节严重；专利权利人请求适用惩罚性赔偿，并主张参照在先和解协议约定的赔偿数额作为计算基础的，人民法院可以依法予以支持。
【关键词】
专利 侵权和解 重复侵权 惩罚性赔偿 赔偿数额计算
【案号】
（2022）最高法知民终871号
【基本案情】
在上诉人金民海与被上诉人郑东新区白沙镇百佳五金机电劳保建材经营部（以下简称百佳经营部）、原审被告郑州佰发商贸有限公司（以下简称佰发公司）侵害发明专利权纠纷案 [10] 中，涉及专利号为01125315.0、名称为“反向地面刨毛机”的发明专利（以下简称涉案专利）。金民海认为，百佳经营部在双方和解后再次销售同种被诉侵权产品，构成重复侵权，故向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，请求适用惩罚性赔偿判令百佳经营部等赔偿金民海经济损失及合理费用共计25万元。一审法院认为，虽然百佳经营部存在侵权的故意，但未达到情节严重程度，不符合适用惩罚性赔偿的条件，故适用法定赔偿确定百佳经营部赔偿金民海经济损失及维权合理开支共计1万元。金民海不服，向最高人民法院提起上诉，请求改判百佳经营部赔偿经济损失及维权合理开支共计10万元或发回重审。最高人民法院于2022年10月10日判决撤销原判，改判百佳经营部承担惩罚性赔偿责任，赔偿金民海经济损失及维权合理开支共计6万元。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为，在本案之前，金民海曾因百佳经营部销售被诉侵权产品向一审法院提起专利侵权诉讼，后双方达成《和解协议》，百佳经营部承诺停止侵权并赔偿经济损失及合理费用共计3万元。百佳经营部在经历前案诉讼后，已明知金民海系涉案专利权人，也明知其销售被诉侵权产品侵害涉案专利权，但在前案中作出停止侵权承诺并支付赔偿款后，仍然再次销售被诉侵权产品，具有侵权的故意，构成重复侵权，属于《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第四条规定的“其他可以认定为情节严重的情形”。百佳经营部主观上存在侵权故意且侵权情节严重，应承担惩罚性赔偿责任。关于赔偿数额，本案中，虽然各方当事人均未举证证明权利人因被侵权的实际损失、侵权人侵权获利或可供参考的专利许可使用费等，但是考虑到本案百佳经营部在前案达成和解协议后不到两个月内即发生再次侵权行为，侵权持续时间较短，侵权获利有限，以及涉案专利于2021年8月10日到期，本案为批量维权性质等因素，酌情以前案《和解协议》约定赔偿数额为计算基数，确定由百佳经营部承担惩罚性赔偿责任，赔偿金民海经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计6万元。
【裁判要旨】
专利侵权案件中涉案专利权稳定性存疑或者有争议时，人民法院可以视情采取继续审理并作出判决、裁定中止诉讼、裁定驳回起诉等不同处理方式，具体处理方式的选择主要取决于人民法院对涉案专利权稳定性程度的初步判断。为有效促进专利侵权纠纷解决，人民法院可以积极引导和鼓励专利侵权案件当事人基于公平与诚信之考虑，自愿作出双方双向或者单方单向的利益补偿承诺或者声明，即：专利权利人可以承诺如专利权被宣告无效则放弃依据专利法第四十七条第二款所享有的不予执行回转利益；被诉侵权人可以承诺如专利权经确权程序被维持有效则赔偿有关侵权损害赔偿的利息。当事人自愿作出上述承诺的，人民法院应当将之作为专利侵权案件后续审理程序处理方式选择的重要考量因素。
【关键词】
专利 侵权 专利权无效抗辩 专利权稳定性 未来利益补偿 承诺 处理方式选择
【案号】
（2022）最高法知民终124号
【基本案情】
在上诉人深圳市租电智能科技有限公司（以下简称租电公司）与被上诉人深圳市森树强电子科技有限公司（以下简称森树强公司）、深圳市优电物联技术有限公司（以下简称优电公司）侵害实用新型专利权纠纷案 [11] 中，租电公司以森树强公司、优电公司共同实施了侵害其享有的名称为“一种动态密码USB线材”的实用新型专利权（以下简称涉案专利权）的行为为由，向广东省深圳市中级人民法院（以下简称一审法院）起诉，请求判令森树强公司、优电公司停止侵害并连带赔偿100万元。森树强公司、优电公司提出专利权无效抗辩，理由系租电公司所享有的“一种动态密码墙壁充电器”实用新型专利权（以下简称关联专利权）已经被国家知识产权局作出无效宣告审查决定（以下简称第41299号审查决定）宣告无效，涉案专利也不符合授予专利权的条件。一审法院认定涉案实用新型专利和关联专利属于实质上的同一技术方案，关联专利权被宣告无效，涉案专利明显或者有极大可能属于不应获得授权的技术方案，其也不属于专利法保护的合法权益，森树强公司、优电公司的专利权无效抗辩成立。据此，一审法院判决驳回租电公司的诉讼请求。租电公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张一审法院无权在民事案件中审查森树强公司、优电公司提出的无效抗辩的主张，关联专利并未公开涉案专利的全部技术特征，涉案专利具备创造性。本案二审审理过程中，森树强公司向国家知识产权局提出针对涉案专利权的无效宣告请求（以下简称本次专利确权程序），国家知识产权局已经受理。经二审合议庭对涉案专利权稳定性问题依法可能存在的处理方式进行释明，双方当事人分别自愿作出相应未来利益的补偿承诺。专利权人承诺的核心在于专利权被宣告无效时将返还全部有关侵权案件实际收益并给付相应利息；被诉侵权人承诺的核心在于专利权被确认有效时将支付全部侵权案件应付赔偿并给付相应利息。最高人民法院于2022年6月22日裁定撤销原判，驳回租电公司起诉。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为，第一，在涉案专利权稳定性存疑或有争议的情况下，人民法院可以酌情对后续审理程序作出妥适处理。依据有关法律和司法解释的规定，专利侵权案件审理中对涉案专利权稳定性存疑或有争议时，人民法院至少可以有继续审理并作出判决、裁定中止诉讼、裁定驳回起诉三种处理方式，具体应采取哪种方式，主要取决于人民法院对涉案专利权稳定性程度的初步判断。一般而言，对于已经过专利授权确权程序中国务院专利行政部门实质审查判断的专利权，其稳定性较强，人民法院通常可以继续审理侵权案件并作出判决；对于未经国务院专利行政部门实质审查判断的专利权和其他有证据表明被宣告无效可能性较大的专利权，其稳定性相对不足，人民法院可以依据有关司法解释的规定视情对侵权案件裁定中止诉讼；对于已被国务院专利行政部门宣告无效但无效决定尚未确定发生法律效力的专利权，其稳定性明显不足，人民法院可以依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款的规定，对侵权案件裁定驳回起诉；对于有证据表明被宣告无效可能性极大的专利权，其稳定性明显不足的，虽然尚未被国务院专利行政部门宣告无效，但在专利确权程序已经启动的情况下，人民法院对侵权案件既可以裁定中止诉讼，也可以在必要时视情参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条的规定裁定驳回起诉。
第二，基于本案现有事实和证据，可以得出涉案专利权稳定性明显不足的结论。本案已经查明，专利权人租电公司在申请涉案专利的同日申请了关联专利，该关联专利权已被发生法律效力的第41299号审查决定宣告全部无效。关联专利与涉案专利相比，区别技术特征仅在于，涉案专利为“一种动态密码USB线材，包括有USB插接头；其特征在于：所述的USB插接头的电源输出端经动态密码控制器连接充电接口”。关联专利为“一种动态密码墙壁充电器，包括有AC插头，连接AC插头的电源适配器模块；其特征在于：所述的电源适配器模块的输出端经动态密码控制器连接充电接口”；二者其余技术特征均相同。对于上述区别技术特征，根据涉案专利说明书及关联专利说明书可知，不论是USB线材还是采用AC插头的充电器均为现有技术，USB插接头用于获取5V直流电，供数码产品充电；AC插头用于插接在市电插座上获取220V或110V的交流电源，电源适配器模块将交流电源降压为低压直流输出，即AC插头与电源适配器连接后，用于提供低压直流输出电，供数码产品充电。森树强公司、优电公司主张，上述区别技术特征对于本领域技术人员而言，在涉案专利、关联专利中所起的作用、效果相同，属于惯用手段的直接替换。森树强公司在本案二审审理过程中也已就涉案专利权向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其提交的证据与第41299号审查决定中的证据相同，无效理由也基本一致，国家知识产权局已经受理。基于上述涉案专利和关联专利均为未经实质审查即授权的实用新型专利，二者的区别技术特征仅系行业惯用和市场常见的USB插头与AC插头及与之配套使用的电源适配器的不同，且二者系同日申请，在关联专利权已被国家知识产权局宣告无效而森树强公司、优电公司也已就涉案专利向国家知识产权局提出宣告无效请求的情况下，涉案专利权被宣告无效的可能性极大，其专利权稳定性明显不足。
第三，本案中双方当事人自愿作出的有关涉案专利权稳定性问题的利益补偿承诺或声明，有利于彼此利益的实质平衡，人民法院也可将此作为对后续审理程序作出处理时的考量因素。本案中，在涉案专利权稳定性问题存疑且已经启动本次专利确权程序的情况下，经向当事人释明相关程序可能的走向和后果后，本案双方当事人分别针对本次专利确权程序可能的结果及因此可能对对方当事人利益造成的不利影响作出了相应的利益补偿承诺。二审法院认为，当事人所作有关利益补偿承诺系对各自民事权利和期待利益的自愿处分，内容并不违反法律规定，所作承诺系在充分考虑相关程序的可能走向和后果的基础上对彼此利益的合理预期和处分，能够较好地保障和合理地平衡专利侵权程序与专利确权程序交叉进行情况下当事人的程序利益和实体公正，符合公平原则和诚信原则，并具有实践可操作性。同时，在当事人自愿作出有关专利权稳定性问题的利益补偿承诺的情况下，无论人民法院后续是采取继续审理并作出判决、裁定中止诉讼、裁定驳回起诉三种处理方式中的哪一种方式，均可在实质上较好且有效地平衡保护双方当事人利益，也有利于人民法院结合具体案情就后续处理方式作出适当选择。
综合上述分析，涉案专利权稳定性明显不足，而被诉侵权人就涉案专利权稳定性问题所作相关利益补偿承诺也可以在本案裁定驳回起诉后未来专利权被确认有效时使得专利权人的相应利益得以保障，本案可以参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款、第二款的规定，按照裁定驳回起诉作出处理。专利权人可以在国家知识产权局就涉案专利权作出维持有效的审查决定确定发生法律效力后，另行提起诉讼，并可根据被诉侵权人在本案中所作利益补偿承诺主张权利。
【裁判要旨】
假冒他人专利行为与侵害专利权行为虽然均属于与专利相关的侵权行为，但其侵权行为样态、所侵害的法益、责任承担方式均有所不同。单纯假冒他人专利而未实施专利技术方案的行为，不构成专利法第十一条规定的侵害专利权行为，有关损害赔偿责任的认定应当适用民法典关于侵权损害赔偿的一般规定。
【关键词】
假冒专利 侵权 损害赔偿 法律依据
【案号】
（2021）最高法知民终2380号
【基本案情】
在上诉人姚魁君与被上诉人嘉兴捷顺旅游制品有限公司（以下简称捷顺公司）、原审被告上海寻梦信息技术有限公司（以下简称寻梦公司）假冒他人专利纠纷案 [12] 中，涉及专利号为201420624020.1、名称为“一种自挤水平板拖把”的实用新型专利（以下简称涉案专利）。捷顺公司认为，姚魁君在其经营的拼多多店铺网页宣传其经营的是上述专利产品，构成假冒专利，请求判令姚魁君赔偿捷顺公司经济损失50万元及维权合理开支合计5万元；判令寻梦公司承担连带责任。一审法院认为，姚魁君未提供证据证明其经许可使用涉案专利号，其行为会使公众将被诉销售页面对应的产品使用的技术误认为是专利技术，构成假冒他人专利的行为，姚魁君依法承担赔偿损失及支付合理维权费用的民事责任。捷顺公司未证明权利人损失和侵权人获利的事实，依照2008年修正专利法第六十五条规定，酌定姚魁君赔偿捷顺公司经济损失及为制止侵权所支出的合理费用共计10万元。姚魁君不服，向最高人民法院提起上诉，主张侵害专利标识的标记权与侵害专利权系不同概念，不能依照专利法第六十五条规定确定赔偿数额，应由捷顺公司另行举证其因专利号被他人标注造成的实际损失。最高人民法院认为，一审法院适用法律有误，但判决结果无明显错误，可予以维持，并于2022年6月23日判决驳回上诉，维持原判。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为，专利法 [13] 第十七条第二款规定，专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识。专利法实施细则第八十四条规定，在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或产品包装上标注他人的专利号，属于专利法第六十三条规定的假冒专利的行为。捷顺公司是涉案专利的专利权人，该专利合法有效。姚魁君未经专利权人许可，在被诉销售页面展示与涉案专利相同的产品名称、专利号，其行为会使相关公众将被诉销售页面对应的产品所实施的技术误认为是专利技术，侵害了专利权人的合法权益，且违反国家专利管理制度，属于假冒专利的行为。即使假冒专利的产品实际上并没有实施他人的专利技术方案，不具备专利产品应有的功能，但此类产品在市场上公开销售，可能影响专利产品的商誉，挤占专利权人制造、销售专利产品的市场空间。因此，假冒专利行为构成对专利标记权的侵害，属于侵权行为，专利权人可以要求行为人承担民事责任。
假冒专利的行为与侵害专利权的行为并不相同。首先，二者的行为方式不同。专利法第六十条规定，未经权利人许可，实施其专利，即侵犯其专利权。根据专利法第十一条规定，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得以生产经营为目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。即，专利法规定的侵害专利权，一般是指未经权利人许可实施其专利技术方案的行为，实施的具体方式在专利法第十一条中予以规定，而假冒专利并不实施专利技术方案。其次，假冒专利行为与侵害专利权行为所侵害的法益不同。侵害专利权行为所指向的是基于技术方案的专利权，而假冒专利行为侵害的是专利法第十七条所规定的标明专利标识的权利（即专利标记权）、国家专利管理秩序以及社会公众利益。最后，假冒专利行为与侵害专利权行为承担责任的方式也不同。即假冒专利可能承担民事责任、行政责任、刑事责任，其承担民事责任的法律依据应为规制侵权行为的一般民事法律。而侵害专利权行为所侵害的是专利权人的权益，依据专利法承担民事责任。
本案中姚魁君所实施的被诉行为系未经专利权人许可，在其销售网页上标注涉案专利的名称、专利号，但其相应的产品并未实施涉案专利技术方案，因此其行为仅构成假冒专利，侵害了捷顺公司的专利标记权，但并未侵害捷顺公司的涉案专利权。专利法第六十五条规定了侵害专利权的赔偿责任。假冒专利的行为并非侵害专利权的行为，故不能适用专利法第六十五条的规定计算侵权损害赔偿数额。
本案中姚魁君被诉假冒专利的行为，不仅在其销售网页标注涉案专利号，亦标明了专利名称“自挤水平板拖把”，并标明“专利产品防伪必究”，侵害了捷顺公司就涉案专利享有的专利标记权，可能使相关公众对涉案产品产生其相关技术是专利技术的误认，造成相关购买者的混淆，并进而侵占捷顺公司的市场空间，必然会给捷顺公司造成损失，其应当承担赔偿损失的民事责任。姚魁君另案侵害捷顺公司“拖把（FC-44）”的外观设计专利权，又假冒捷顺公司的涉案专利，侵权主观故意明显。侵权责任法 [14] 第六条规定，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。该法第十五条规定了承担侵权责任的主要方式。该法第十九条规定，侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。本案中捷顺公司未证明其实际损失以及姚魁君因侵权行为不当获利的情况，市场价格亦难以准确确定，但在案证据显示，涉案产品的销售单价为29.9元至39.9元，依据其销售网页显示销售量超过10万件，虽然该销售数据可能不尽准确，但亦可见其涉案产品销售额较大，给捷顺公司造成的损失也应较大。综合案件具体情况，酌情确定姚魁君应赔偿捷顺公司10万元，鉴于一审判决确定的赔偿总额亦为10万元，因此不再作调整。
【裁判要旨】
提起确认不侵害知识产权之诉的原告应当举证证明被告“未在合理期限内提起诉讼”。所谓“合理期限”应当根据知识产权的权利类型及性质、案件具体情况，充分考量侵权行为证据发现的难易程度和诉讼准备所需合理时间等予以确定；所谓“诉讼”包括可以实质解决双方争议、消除被警告人不安状态的各种类型诉讼，如侵权诉讼、确权诉讼等。
【关键词】
确认不侵权之诉 警告 催告 合理期限 诉讼类型
【案号】
（2021）最高法知民终2460号
【基本案情】
在上诉人威马中德汽车科技成都有限公司（以下简称威马成都公司）、威马汽车科技集团有限公司（以下简称威马集团公司）、威马智慧出行科技（上海）股份有限公司（以下简称威马上海公司）与被上诉人成都高原汽车工业有限公司（以下简称高原汽车公司）确认不侵害知识产权纠纷案 [15] 中，威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司（以下简称威马三公司）主张，2018年10月，高原汽车公司向四川高院起诉称，威马成都公司申请的8项专利系其前员工利用在高原汽车公司工作期间所掌握的技术秘密所获得的专利，主张威马成都公司侵害其商业秘密，该案为（2018）川民初121号案（以下简称121号案）。其中201610634961.7号专利（以下简称961.7号专利）已于2019年11月15日被国家知识产权局驳回申请。立案后，高原汽车公司先后追加威马集团公司、威马上海公司为该案被告，并提交了补充证据，涉及威马三公司的33项专利。其中，201620823420.4号专利（以下简称420.4号专利）因威马集团公司为避免重复授权放弃专利权。高原汽车公司在121号案开庭审理后撤诉，使得其是否行使诉权的意思表示回归到了一种不确定的状态，也导致威马三公司是否侵害其商业秘密处于不确定状态，严重影响正常生产经营。威马三公司于2020年1月10日向高原汽车公司邮寄催告函，书面催告高原汽车公司明确真实意图并行使诉权，但其签收满一个月后未作任何回应，故威马三公司向四川省成都市中级人民法院（以下简称一审法院）起诉请求判令高原汽车公司对其于121号案中主张的商业秘密不享有任何权利，威马三公司未实施侵害高原汽车公司商业秘密的不正当竞争行为、未侵害高原汽车公司任何权利，即威马三公司所申请的41项专利未侵害高原汽车公司在121号案中所主张的10个技术秘密。一审法院认定，高原汽车公司及其关联公司在本案起诉前，于2019年5月16日左右就前述8项专利及其他34项专利，向浙江省杭州市中级人民法院提起了42件专利权权属纠纷，以威马三公司及其员工不法获取技术资料、信息进而申请专利为由，要求确认前述专利申请权或专利权归高原汽车公司及其关联公司所有，该批案件后因管辖争议而移送至上海知识产权法院审理。因此，就诉争8项专利的技术获取、专利申请行为侵害高原汽车公司商业秘密的警告，高原汽车公司已在催告时间之前提起诉讼。据此，一审法院裁定驳回威马三公司的起诉。威马三公司不服，向最高人民法院提起上诉，请求撤销原裁定，责令一审法院继续审理。威马成都公司、威马集团公司主张，催告函涉及8项专利，上海知识产权法院仅立案受理高原汽车公司对其中7项专利的专利权或专利申请权权属提起的诉讼（以下简称上知系列案），高原汽车公司对961.7号专利并未提起诉讼。且上知系列案审理范围无法覆盖本案。上知系列案的案由为专利权或专利申请权权属纠纷，而本案系侵害商业秘密纠纷的确认不侵害知识产权纠纷，属侵权纠纷，两者性质及案由不同。威马上海公司除威马成都公司、威马集团公司前述提及的理由外，还认为上知系列案中威马上海公司并非案件当事人，因此，即使上知系列案与本案所涉及的专利存在部分重合，仍无法解决威马上海公司关于催告函中涉及的8项专利权利不稳定及威马上海公司不侵权的主张。最高人民法院于2022年6月10日裁定维持原裁定。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为，知识产权民事诉讼规定 [16] 第五条规定：“提起确认不侵害知识产权之诉的原告应当举证证明下列事实：（一）被告向原告发出侵权警告或者对原告进行侵权投诉；（二）原告向被告发出诉权行使催告及催告时间、送达时间；（三）被告未在合理期限内提起诉讼。”为了平衡和保障知识产权权利人和被警告人的合法权益，允许被警告人在满足一定条件时，提起确认不侵权之诉，既是为了促使权利人尽快行使权利，避免双方知识产权纠纷长期处于不确定状态，也是为了尽量减少因知识产权权利人滥用权利给被警告的合法经营者增加的负担。基于此，提起确认不侵害知识产权之诉，除了要满足《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称民事诉讼法）规定的起诉条件外，原告还必须提供初步证据证明前述知识产权民事诉讼规定第五条限定的三项特别条件，缺少任何一项条件，提起确认不侵害知识产权之诉均不应当被受理。
本案中，威马三公司已经举证证明其收到了高原汽车公司的侵权警告，且威马三公司已经向高原汽车公司发出诉权行使催告。
关于高原汽车公司是否在合理期限内提起诉讼，二审法院认为，首先，审查判断知识产权民事诉讼规定第五条第三项规定的“被告未在合理期限内提起诉讼”要件，应当充分考量知识产权的无形财产权特性对于侵权行为证据发现和维权诉讼方式选择的深刻影响。其中，对于“合理期限”，应当根据知识产权权利客体类型等案件具体情况，充分考量侵权行为证据发现的难易程度和诉讼准备所需时间等因素予以确定。对于“提起诉讼”的判断，应当包含可以实质解决双方争议、消除被警告人不安状态的所有诉讼形式，如因侵害知识产权之诉和确认知识产权权利归属之诉，均以判断权利归属基础法律关系为前提，故，如果权利人提起的确权之诉涵盖了侵权警告中涉及的相关知识产权客体，则应当认定权利人已经“提起诉讼”。其次，根据在案事实，高原汽车公司无论2018年10月12日在四川高院提起121号侵害商业秘密诉讼，还是在2019年5月16日前后，向浙江省杭州市中级人民法院提起42件专利申请权或者专利权权属纠纷，均系基于高原汽车公司认为威马三公司及其相关员工等申请相关专利的行为侵害了高原汽车公司的技术秘密。显然，121号案件的审理范围和后续42件专利申请权或者专利权权属纠纷案件审理范围均以审查判断相关技术成果归属基础法律关系为前提。故，高原汽车公司虽然撤回了121号案件的起诉，但保留了相关专利申请权或者专利权权属纠纷案件的起诉，且高原汽车公司提起相关专利申请权或者专利权权属纠纷的时间早于威马三公司发出催告函的时间，故应当认定高原汽车公司已经在发出警告后在合理期限内提起诉讼。再次，关于121号案件中高原汽车公司提起诉讼时明确主张权利的961.7号专利所涉相关技术方案，因高原汽车公司目前提起的专利申请权或者专利权权属纠纷未予涉及，威马三公司是否有权提起确认本案不侵害知识产权之诉的问题，高原汽车公司针对121号案件第一次主张权利的8项专利中的7项提起专利权权属纠纷诉讼时，国家知识产权局驳回961.7号专利申请决定已经生效，高原汽车公司未就961.7号专利技术方案提起相关专利申请权权属纠纷诉讼，可以视为高原汽车公司已经撤回针对961.7号专利所涉技术方案的侵权警告。故，威马三公司针对961.7号专利所涉技术方案不具备提起确认不侵权诉讼的条件。最后，关于121号案件起诉后高原汽车公司扩大主张权利范围涉及的其余33项专利，威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司是否有权提起确认不侵权之诉的问题，对于其中所涉及的420.4号专利，因威马集团公司为避免重复授权放弃专利权，专利权已经失效，高原汽车公司未就该项专利提起相关专利权权属纠纷诉讼，可以视为高原汽车公司已经撤回针对该专利所涉技术方案的侵权警告。对于其余32项专利，根据在案证据，高原汽车公司均已在威马三公司提起本案诉讼前向上海知识产权法院、上海市高级人民法院提起相关专利权权属纠纷诉讼，故威马三公司针对121号案件涉及的其余33项专利所涉技术方案亦不具备提起确认不侵权诉讼的条件。综上所述，威马三公司提起本案确认不侵害知识产权之诉，不符合知识产权民事诉讼规定第五条规定的起诉条件，一审法院裁定驳回威马三公司的起诉，并无不当。
【裁判要旨】
PCT申请权权属争议期间，登记的PCT申请人无正当理由未尽善良管理义务，致使PCT申请效力终止的，应当对实际权利人承担赔偿损失的民事责任；实际权利人亦有过错的，可以酌减赔偿数额。
【关键词】
PCT申请 权属争议 诚信原则 善良管理人义务
【案号】
（2022）最高法知民终130号
【基本案情】
在上诉人古必文、周志荣与被上诉人漳州灿坤实业有限公司（以下简称灿坤公司）、原审被告张中华知识产权损害赔偿纠纷案 [18] 中，涉及申请号为PCT/CN2016/071553的PCT申请。该PCT申请国际申请日为2016年1月21日、国际公布日为2017年7月20日，其中国优先权专利系专利号为201620021160.9、名称为“一种自动胶囊面包机”的实用新型专利（以下简称涉案优先权专利）。涉案PCT申请的中国优先权专利发明人张中华原系灿坤公司技术人员，其于2015年3月10日自灿坤公司离职后入职辉胜达公司，2016年1月12日以辉胜达公司为专利权人申请了涉案优先权专利，2016年1月21日以该专利为优先权提交了涉案PCT申请，国际检索单位（国家知识产权局）经检索于2016年9月21日出具书面意见认为涉案PCT申请全部权利要求（权利要求1—8）不具有创造性。2016年11月10日，辉胜达公司申请清算备案登记，并于2017年5月26日完成注销，清算组成员为其时的股东古必文、周志荣。2017年1月12日，灿坤公司起诉涉案优先权专利归其所有，广州知识产权法院作出（2017）粤73民初226号判决，认定涉案优先权专利归灿坤公司所有，该判决于2017年11月16日生效，古必文、周志荣此后未对涉案PCT申请作出任何处理。2017年12月8日，灿坤公司继续就涉案PCT申请权属提起诉讼，案件审理期间，涉案PCT申请进入国家阶段的期限届满，各方当事人在此过程中均未采取任何措施，2018年9月13日广州知识产权法院作出（2017）粤73民初4546号判决，认定涉案PCT申请归灿坤公司。至此，涉案PCT申请登记的申请人为辉胜达公司，实际权利人为灿坤公司。
灿坤公司认为，古必文、周志荣作为辉胜达公司的股东及清算组成员，在明知涉案PCT申请权应归属于灿坤公司的情况下，未给予任何书面通知，其清算行为严重违反清算程序，并导致涉案PCT申请失效，给灿坤公司造成无法挽回的损失。故向广东省深圳市中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求判令古必文、周志荣、张中华连带承担因其未履行义务致使涉案PCT申请权利终止造成灿坤公司的经济损失100万元。一审法院认为，PCT申请对应可能存在的外国或其他地区专利局的专利授权，故PCT申请人对此享有一定的利益。在辉胜达公司注销前，法院的一审判决已认定涉案PCT申请据以登记优先权的涉案优先权专利归灿坤公司所有。古必文、周志荣对此未采取任何措施，主观上存有过错。同时，鉴于国际检索单位对涉案PCT申请全部权利要求的创造性持否定意见，亦存在不利于涉案PCT申请的较大可能性，酌情确定古必文、周志荣赔偿灿坤公司利益受损及维权支出共计5万元。古必文、周志荣不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2022年6月22日判决驳回上诉，维持原判。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为，PCT申请分为国际阶段和国家阶段两个独立的阶段，PCT申请是否进入国家阶段取决于申请人的意志。灿坤公司提出涉案优先权专利权属纠纷时，涉案PCT申请还未进行国际公布，古必文、周志荣应当预见到因涉案优先权专利权属争议，涉案PCT申请情况直接影响灿坤公司权益，涉案PCT申请是否进入国家阶段，已不属于辉胜达公司可以任意处置的事项。基于辉胜达公司申请涉案优先权专利以及涉案PCT申请的在先行为，根据诚信原则，在辉胜达公司进入清算期间，古必文、周志荣作为清算组成员应承担登记的涉案PCT申请人负有的善良管理人义务，善意及时履行基于诚信原则所产生的通知、协助、保护等义务，避免涉案PCT申请在灿坤公司不知情的情况下效力终止。古必文、周志荣违反诚信原则，未履行善良管理人之义务，未通知灿坤公司涉案PCT申请信息，存在过错。
国际初步审查单位对涉案PCT申请的全部权利要求无创造性的评价意见，并不必然导致该PCT申请进入特定国家的国家阶段后无授权可能性。对于涉案PCT申请而言，在该申请的效力终止前，灿坤公司具有合理的尚可期待的授权可能性。由于涉案PCT申请的效力终止，灿坤公司可期待的授权可能性确定地归于消灭，构成对灿坤公司利益的损害。
涉案PCT申请人为辉胜达公司，在涉案PCT申请权未经生效判决确认归属于灿坤公司之前，灿坤公司无法以自己名义决定是否进入国家阶段。古必文、周志荣作为辉胜达公司的清算组成员，应当合理预期涉案PCT申请的申请人未依PCT行政规程有效变更前，灿坤公司拟推进涉案PCT申请进入国家阶段需要以原申请人的名义进行，古必文、周志荣未及时通知灿坤公司涉案PCT申请信息，是灿坤公司未能及时推进涉案PCT申请进入国家阶段的主要原因。除申请人告知涉案PCT申请的信息这一渠道外，灿坤公司也可以从有关公开渠道获得涉案PCT申请的信息。灿坤公司因对PCT申请的申请人变更存在误解，未及时寻求PCT规则下直接变更涉案PCT申请人的救济方式，是涉案PCT申请未能进入国家阶段的次要原因。灿坤公司对涉案PCT申请效力终止造成的损失亦负有一定责任，因此可以减轻古必文、周志荣应当承担的责任。
【裁判要旨】
仿制药申请人依据《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》第六条的规定作出其申请的仿制药技术方案不落入被仿制药品专利权保护范围的声明的，原则上应当针对被仿制药品所对应的保护范围最大的权利要求作出声明，以保证声明的真实性和准确性。中国上市药品专利信息登记平台公开了被仿制药品所对应的两个或者两个以上的独立权利要求时，仿制药申请人应当针对该两个或者两个以上独立权利要求作出声明。
在药品专利链接诉讼中，判断仿制药的技术方案是否落入专利权保护范围时，原则上应当以仿制药申请人的申报资料为依据进行比对评判；仿制药申请人实际实施的技术方案与申报资料是否相同，一般不属于药品专利链接诉讼的审查范围。
【关键词】
确认是否落入专利权保护范围 药品专利链接 登记 4.2类声明 独立权利要求 申报资料 比对依据
【案号】
（2022）最高法知民终905号
【基本案情】
在上诉人中外制药株式会社与被上诉人温州海鹤药业有限公司（以下简称海鹤公司）确认是否落入专利权保护范围纠纷案 [19] 中，“艾地骨化醇软胶囊”是由中外制药株式会社研发的一款治疗骨质疏松的药物，中外制药株式会社拥有相关中国发明专利及上市许可，已在中国上市药品专利信息登记平台（以下简称登记平台）就上述药品和专利进行登记。海鹤公司向国家药品监督管理局申请上述原研药的仿制药上市许可，并作出相关声明，称其仿制药未落入登记平台收录的原研药相关专利权保护范围。中外制药株式会社向北京知识产权法院提起诉讼，请求确认涉案仿制药技术方案落入涉案专利权利要求的保护范围。北京知识产权法院认为，涉案仿制药技术方案未落入涉案专利权保护范围，故驳回中外制药株式会社的诉讼请求。中外制药株式会社不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院认为，海鹤公司未针对保护范围最大的权利要求作出声明及未将声明及声明依据通知上市许可持有人即中外制药株式会社的行为有所不当，对此予以指出并作出批评；判断仿制药的技术方案是否落入专利权保护范围时，原则上应以仿制药申请人的申报资料为依据进行比对评判，经比对，涉案仿制药技术方案未落入专利权保护范围，于2022年8月5日判决驳回上诉，维持原判。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为，根据《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》第六条的规定，化学仿制药申请人提交药品上市许可申请时，应当对照已在登记平台公开的专利信息，针对被仿制药每一件相关的药品专利作出声明。仿制药申请人对相关声明的真实性、准确性负责。该规定仅对仿制药申请人作出声明所针对的专利提出了要求，并未明确声明所应当针对的药品专利的具体权利要求。仿制药申请人作出声明时，通常应该考虑被仿制药品与登记平台公开的专利权利要求的对应关系，即被仿制药品是否实施了登记平台公开的专利权利要求的技术方案。对于4.2类声明而言，该类声明的核心在于声明仿制药申请人申请的仿制药技术方案不落入被仿制药品专利权的保护范围。为保证声明的真实性和准确性，仿制药申请人原则上应该针对被仿制药品所对应的保护范围最大的权利要求作出声明。由于专利独立权利要求的保护范围最大，如果被仿制药品对应着专利独立权利要求，只要仿制药的技术方案不落入独立权利要求的保护范围，必然不落入从属权利要求的保护范围。但是，如果仿制药技术方案不落入药品专利从属权利要求的保护范围，并不能当然得出不落入药品专利权保护范围的结论。因此，对于4.2类不落入专利权保护范围的声明，如果被仿制药品对应着专利独立权利要求，仿制药申请人应当针对独立权利要求作出声明；当被仿制药品所对应的保护范围最大的权利要求存在两个或者两个以上的独立权利要求时，仿制药申请人针对该两个或者两个以上独立权利要求作出声明，才能保证声明的真实性和准确性。
专利权人在登记平台上登记信息之后，有可能在无效宣告程序中修改已登记专利的权利要求，但无论以何种方式修改权利要求，最终被接受的审查文本均不得扩大原权利要求的保护范围，故只要仿制药申请人在提出仿制药申请时针对被仿制药品所对应的保护范围最大的权利要求作出4.2类声明，专利权人在无效宣告程序中对权利要求的修改就不会影响声明的真实性和准确性。
本案的特殊之处在于，仿制药申请人海鹤公司未针对修改前被仿制药品所对应的独立权利要求作出声明，而是仅对修改前的从属权利要求2作出声明。对此，在无效宣告程序中，专利权人对权利要求的修改并不必然导致审查文本的变化，修改后的审查文本被国家知识产权局接受并公开的最早时点系在口头审理过程中。国家药品监督管理局于2021年8月16日受理海鹤公司提出的涉案仿制药注册申请时，国家知识产权局尚未对涉案专利的无效宣告请求进行口头审理。故海鹤公司申请涉案仿制药上市并作出4.2类声明在前，国家知识产权局进行口头审理在后。海鹤公司在作出4.2类声明之时，未对被仿制药品当时所对应的保护范围最大的独立权利要求作出声明，仅对保护范围更小的从属权利要求作出声明，不具有正当理由，有避重就轻之嫌，其行为难言正当。海鹤公司称其曾向国家药品监督管理局申请修改声明，但该事实发生在中外制药株式会社提起本案诉讼之后，难以证明海鹤公司行为的正当性。
中外制药株式会社在涉案专利权的无效宣告程序中修改权利要求的方式为，将原权利要求2中的部分附加技术特征合并至权利要求1，删除了权利要求2，并相应调整了其他权利要求的序号。海鹤公司作出的4.2类声明所针对的原权利要求2的保护范围大于修改后独立权利要求的保护范围，故海鹤公司的声明所针对的权利要求的保护范围事实上覆盖了修改后涉案专利权的保护范围。考虑到药品专利纠纷实施办法仍处于试行阶段，其仅规定了仿制药申请人针对被仿制药每一件相关的药品专利作出声明，在仿制药申请人的声明所针对的权利要求的保护范围事实上覆盖修改后涉案专利权的保护范围的情况下，人民法院基于修改后的权利要求审理针对该声明提起的诉讼，符合药品专利纠纷早期解决机制的目的。因此，从实际效果来看，海鹤公司作出的4.2类声明虽有不当之处，但并未对中外制药株式会社的实体和诉讼权利造成不利影响。
药品上市审评审批过程中，药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人之间因申请注册的药品相关的专利权产生的纠纷仅仅是双方之间关于相关专利权的一种特殊形式的纠纷，通常被称为药品专利链接纠纷。对于化学仿制药而言，国务院药品监督管理部门依据仿制药申请人的申报资料进行药品上市审评审批，并在规定的期限内根据人民法院对该类纠纷作出的生效裁判决定是否暂停批准相关药品上市，故在判断仿制药的技术方案是否落入专利权保护范围时，原则上应以仿制药申请人的申报资料为依据进行比对评判。如果仿制药申请人实际实施的技术方案与申报技术方案不一致，其需要依照药品监督管理相关法律法规承担法律责任；如果专利权人或利害关系人认为仿制药申请人实际实施的技术方案构成侵权，亦可另行提起侵害专利权纠纷之诉。因此，仿制药申请人实际实施的技术方案与申报资料是否相同，一般不属于确认落入专利权保护范围纠纷之诉的审查范围。本案中，海鹤公司将登记为原料药的抗氧化剂作为涉案仿制药的辅料申报是否符合相关规定，属于国务院药品监督管理部门的审查范围，不影响本院对申报资料真实性和本案比对对象的确认。此外，中外制药株式会社亦无其他证据证明国务院药品监督管理部门审评审批涉案仿制药抗氧化剂的依据发生变化。
【裁判要旨】
“合理的成功预期”可以作为判断发明创造是否显而易见时的考虑因素。综合考虑专利申请日的现有技术状况、技术演进特点、创新模式及条件、平均创新成本、整体创新成功率等，本领域技术人员有动机尝试从最接近现有技术出发并合理预期能够获得专利技术方案的，可以认定该专利技术方案不具备创造性。“合理的成功预期”仅要求达到对于本领域技术人员而言有“尝试的必要”的程度，不需要具有“成功的确定性”或者“成功的高度盖然性”。
【关键词】
专利 无效宣告 创造性 显而易见 合理的成功预期
【案号】
（2019）最高法知行终235号
【基本案情】
在上诉人诺华股份有限公司（以下简称诺华公司）与被上诉人国家知识产权局、原审第三人戴锦良发明专利权无效行政纠纷案 [20] 中，诺华公司系专利号为201110029600.7、名称为“含有缬沙坦和NEP抑制剂的药物组合物”的发明专利（以下简称本专利）的专利权人。戴锦良申请宣告本专利权无效。国家知识产权局认为，一是本专利权利要求1、2相对于附件13与附件12、14、15的结合不具备创造性；二是有关补充实验数据不应接受也不能证明缬沙坦（AII拮抗剂）和沙库巴曲（NEP抑制剂）的组合具有抗高血压的协同作用。故宣告本专利权全部无效。诺华公司不服，向北京知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼。一审法院判决驳回诺华公司的诉讼请求。诺华公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张一审判决和被诉决定应当考虑而没有考虑“合理的成功预期”，其认为作为创造性判断起点的最接近现有技术应当至少是“有前景”的技术方案，即本领域技术人员有一定合理成功预期基于最接近现有技术能够得到专利技术方案。如果本领域技术人员无法理性预期问题能够得到解决，则其不会产生改进动机。本领域技术人员在本专利优先权日面对附件13没有得到本专利要求保护的药物组合的合理预期。最高人民法院于2021年6月30日判决驳回上诉，维持原判。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为，在最接近的现有技术已经公开了两类已知化合物组合的药用功能的前提下，本专利实际上是研发一种具体的具有药用效果的组合物。此时，对于具体化合物组合的药用效果，“合理的成功预期”是判断“结合启示”的重要考虑因素。如果本领域技术人员对于具体化合物组合的药用效果没有“合理的成功预期”，专利申请人仍然作出了尝试，并获得了相应的具有药用功能的具体组合物技术方案，那么该具体药用组合物技术方案通常会被认定为具有创造性。如果本领域技术人员对于该具体化合物组合的药用效果具有“合理的成功预期”，此时只有在验证具体的具有药用效果的组合物需要付出创造性劳动，或者取得了预料不到的技术效果的情况下，该具体的药用组合物技术方案才会被认为具备创造性。
应予说明的是，对于“合理的成功预期”的判断，至少应当注意以下两个问题：一是“合理的成功预期”系本领域技术人员在本专利申请日或者优先权日，基于其技术认知和本领域普遍实验条件，对从现有技术出发得到专利技术方案的成功可能性的客观评估和理性预测，其不取决于专利申请人的主观意愿。二是“合理的成功预期”仅要求达到本领域技术人员认为有“尝试的必要”的程度，而无需具有“成功的确定性”或者“成功的高度盖然性”。具有“合理的成功预期”通常不以实施预期的尝试必然或者高度可能实现技术目标或者解决技术问题为前提，仅要求本领域技术人员综合考虑具体领域的现有技术状况、技术演进特点、创新模式及条件、平均创新成本、整体创新成功率等因素后，仍然不会放弃该种尝试即可。
诺华公司主张，本领域技术人员对本专利技术方案即使用缬沙坦（AII拮抗剂）和沙库巴曲（NEP抑制剂）的组合治疗高血压，不具有合理的成功预期，主要基于以下理由：AII拮抗剂和NEP抑制剂显示出相反且复杂的生理作用；最接近现有技术承认AII拮抗剂和NEP抑制剂作用机理的不可预测性，并且没有提供任何结论；AII拮抗剂和NEP抑制剂的组合中存在无法实现降血压效果的“坏点”。对此，最高人民法院分析如下：附件13作为最接近的现有技术，公开了AII拮抗剂和NEP抑制剂的组合能够治疗高血压的技术方案，且载明了有关实验方法、实验结论、给药方式、治疗剂量等技术信息，其为本领域技术人员选择具体的AII拮抗剂和具体的NEP抑制剂以治疗高血压提供了明确的技术启示。在附件13对于类型化药物组合的药用功能已有明确指引，具体的药物组合又存在其他选择的情况下，即便具备有关药用功能的具体药物组合研发不具有“成功的确定性”，其亦不足以证明本领域技术人员会放弃基于附件13研发具有降血压功能的具体AII拮抗剂和具体NEP抑制剂的组合，不足以否定本领域技术人员的“合理的成功预期”。
【裁判要旨】
实用性要求发明或者实用新型专利申请能够产生积极效果，但不要求其毫无缺陷；只要存在的缺陷没有严重到使有关技术方案无法实施或者无法实现其发明目的的程度，就不能仅以此为由否认该技术方案具备实用性。
【关键词】
专利申请 驳回复审 实用性 积极效果 缺陷
【案号】
（2022）最高法知行终68号
【基本案情】
在上诉人厦门吉达丽鞋业有限公司（以下简称吉达丽公司）与被上诉人国家知识产权局实用新型专利申请驳回复审行政纠纷案中，吉达丽公司为申请号为201820174833.3、名称为“一种鞋子”的实用新型专利申请（以下简称本申请）的申请人。国家知识产权局认为本申请的技术方案明显无益，脱离了社会需要，不具备实用性。故宣告维持其作出的驳回本申请的决定。吉达丽公司不服，向北京知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼。一审法院认为本申请存在固有缺陷、明显无益、脱离社会需要，不具备实用性，判决驳回吉达丽公司的诉讼请求。吉达丽公司不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2022年6月28日作出判决，撤销原判和被诉决定，并由国家知识产权局重新作出审查决定。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为，专利授权的实用性要求申请专利的发明或者实用新型能够产生积极效果，并不要求发明或者实用新型毫无缺点。事实上，任何技术方案都不能是完美无缺的。只要存在的缺点或者不足之处没有严重到使有关技术方案根本无法实施或者根本无法实现其发明目的的程度，就不能因为存在这样或者那样的缺点或者不足之处，否认该技术方案具备实用性。申请中存在的缺陷可能恰恰是申请人进行下一步研发的方向，如此才能不断促使研发人员进行发明创造并推动科技进步。
本案中，虽然如被诉决定和一审判决所述，向本申请所涉空心容腔中填充指甲油、药膏、香水等物品以及取用、更换上述内容物可能会存在一定不便，但上述物品因被填充进鞋子的空心容腔内，使用人出行时无需单独携带便可随时取用，能够在一定程度上满足社会需要，从而产生积极有益的社会效果，并非明显无益。被诉决定以及一审判决仅因本申请的技术方案可能存在一定缺陷就直接认定该方案无积极效果，不符合专利法关于实用性的认定标准。
【裁判要旨】
化学产品发明应当完整地公开该产品的用途，但如果本领域技术人员以专利申请日前的知识水平和认知能力，能够预测发明可以实现所述用途，即使说明书中未记载足以证明发明可以实现所述用途的实验数据，该化学产品发明的用途仍满足了充分公开的要求。
【关键词】
发明专利 无效宣告 用途 充分公开
【案号】
（2021）最高法行再283号
【基本案情】
在再审申请人齐鲁制药有限公司（以下简称齐鲁公司）与被申请人北京四环制药有限公司（以下简称四环公司）、国家知识产权局发明专利权无效宣告请求行政纠纷案 [21] 中，涉及申请号为200910176994.1、名称为“桂哌齐特氮氧化物、其制备方法和用途”的发明专利（以下简称本专利），专利权人为四环公司，齐鲁公司为无效请求人。本专利权利要求1限定了桂哌齐特氮氧化物的结构式，权利要求2—14限定了桂哌齐特氮氧化物的制备方法，权利要求15限定了桂哌齐特氮氧化物用作标准品或对照品的应用，权利要求16、17限定了桂哌齐特氮氧化物杀虫剂的应用。原国家知识产权局专利复审委员会作出第32428号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），认定本专利说明书公开充分且具备创造性，维持本专利有效。齐鲁公司不服，提起行政诉讼。北京知识产权法院一审认为，1.本专利说明书实施例5中记载的相关实验数据的真实性不被认可，不足以证明本专利权利要求1要求保护的化合物具有杀虫活性，不符合充分公开的要求。2.现有证据不能证明本专利权利要求1要求保护的化合物相对于已知化合物桂哌齐特，具有预料不到的用途或效果，本专利权利要求1保护的化合物不具备创造性。遂撤销被诉决定，责令重作。四环公司不服，提起上诉。北京市高级人民法院二审认为，1.本专利说明书公开了其作为标准品/对照品的应用，即公开了桂哌齐特氮氧化物的一个用途，本专利权利要求1—15及其相应说明书的记载，满足了专利法关于公开充分的要求。权利要求16、17及其说明书相应的记载不符合充分公开的要求。2.本专利权利要求15公开了桂哌齐特氮氧化物作为标准品/对照品的应用，该用途能够证明本专利权利要求1所限定的技术方案具有的一个技术效果，即相对于对比文件所公开的桂哌齐特或其盐而言，权利要求1—15具有预料不到的技术效果，具备创造性。本专利权利要求16、17要求保护的化合物不具备创造性。遂撤销被诉决定和一审判决，责令重作。齐鲁公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定提审本案，并于2022年12月9日判决撤销被诉决定和一、二审判决，责令国家知识产权局重新作出决定。
【裁判意见】
最高人民法院再审认为：对于化学产品发明，应当完整地公开该产品的用途，即使是结构首创的化合物，也应当至少记载一种用途。如果本领域技术人员无法预测发明能够实现所述用途，则说明书中还应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以实现所述用途的定性或者定量实验数据。反之，如果本领域技术人员在专利申请日前能够预测发明可以实现所述用途，即使说明书中未记载足以证明发明可以实现所述用途的定性或者定量实验数据，该化学产品发明的用途仍满足了充分公开的要求。本案中，本专利要求保护的桂哌齐特氮氧化物是新的化合物，且各方当事人均确认本专利说明书中已经充分公开了上述化合物的确认和制备，故本案关键在于本专利说明书是否充分公开了本专利所要求保护的化合物的用途。鉴于各方当事人对二审法院关于本专利权利要求16和17涉及杀虫剂用途的认定没有争议，现仅就本专利说明书是否充分公开桂哌齐特氮氧化物用作对照品或者标准品的用途进行分析。本专利权利要求1限定了桂哌齐特氮氧化物的结构，权利要求2—14限定了桂哌齐特氮氧化物的制备方法，权利要求15限定了桂哌齐特氮氧化物用作标准品或对照品。本专利说明书背景技术部分[0002][0003]记载了桂哌齐特的化学名称和结构式，[0004]载明：“桂哌齐特也是临床上广泛使用的心脑血管扩张药物，并且疗效明确……但是，桂哌齐特不稳定，在光照下很容易发生氧化，至今为止，未见有关桂哌齐特氧化产物的分离、结构确认及其用途研究的相关报道。”本专利说明书第[0018]记载：“本发明的桂哌齐特氮氧化物，可用作标准品或对照品。”根据本专利权利要求和说明书的上述记载，本领域技术人员可知桂哌齐特氮氧化物是桂哌齐特药物的一种氧化产物，用途是可用作标准品或对照品。作为一个新化合物，其用作标准品或对照品的应用本身就是化合物的一个用途。对照品或标准品作为标准物质，可用于测定物质含量，这对于本领域技术人员来说是公知常识。本专利说明书提供了桂哌齐特氮氧化物的制备实施例，获得的产物中氮氧化物含量可达99%以上，本领域技术人员知晓可将桂哌齐特氮氧化物作为标准品或对照品，根据实际应用场景，采用本领域常规的测试方法和测试体系进行操作。可见，本领域技术人员能够基于上述公知常识预测到桂哌齐特氮氧化物可以作为标准品或对照品的用途，本专利说明书中无需记载相关定性或者定量实验数据，本专利说明书已经充分公开了桂哌齐特氮氧化物用作对照品或者标准品的用途。本领域技术人员根据本专利说明书的记载可以实现桂哌齐特氮氧化物的确认、制备和作为标准品或对照品的用途，本专利说明书已经满足了专利法有关新化合物充分公开的要求。
【裁判要旨】
专利法关于药品和医疗器械行政审批的侵权例外仅适用于为了获得仿制药品和医疗器械行政审批所需要的信息而实施专利的行为人以及为前述行为人获得行政审批而实施专利的行为人。后一主体以药品和医疗器械行政审批例外为由提出抗辩时，应当以前一主体的实际存在为前提和条件。后一主体针对不确定的第三人而非实际存在且已与其建立特定交易联系的前一主体许诺销售专利产品的，不具备适用药品和医疗器械行政审批侵权例外的前提和条件。
【关键词】
专利 行政裁决 许诺销售 药品行政审批例外
【案号】
（2021）最高法知行终451号
【基本案情】
在上诉人南京恒生制药有限公司（以下简称恒生公司）与被上诉人江苏省南京市知识产权局（以下简称南京市知识产权局）、原审第三人拜耳知识产权有限责任公司（以下简称拜耳公司）专利行政裁决案 [22] 中，涉及专利号为00818966.8、名称为“取代的噁唑烷酮和其在血液凝固领域中的应用”的发明专利（以下简称本专利）。恒生公司在一审庭审中认可涉案网站及展板上展示的产品“利伐沙班”落入本专利修改后的权利要求保护范围。恒生公司认为，其没有对涉案产品标注价格和供货量，涉案产品并未处于可以销售的状态，其宣传涉案产品的目的不是销售，没有销售涉案产品的意思表示，其展示涉案产品的行为属于针对计划开发利伐沙班仿制药的企业的定向投送，因此不构成许诺销售。其不服宁知（2019）纠字5号专利侵权纠纷案件行政裁决，向江苏省南京市中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求撤销南京市知识产权局作出的上述行政裁决。一审法院认为，恒生公司已经明确作出销售涉案产品的意思表示。至于恒生公司是否具备生产、销售本专利产品的相应资质和生产能力以及是否具有实际可供销售的产品，都不是认定许诺销售的必要条件，不能改变恒生公司的行为性质。恒生公司的行为构成专利侵权。恒生公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张其行为不构成许诺销售，即使构成许诺销售行为，也属于专利法规定的药品和医疗器械行政审批例外，因此不构成侵权。最高人民法院于2022年6月22日判决认定恒生公司的行为属于许诺销售，不属于专利法规定的药品和医疗器械行政审批例外，构成侵权。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为，首先，恒生公司对于许诺销售侵权行为的法律理解存在错误。第一，许诺销售行为既可以针对特定对象，又可以针对不特定对象。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十八条的规定，专利法第十一条、第六十九条所称的许诺销售，是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。将产品通过陈列或演示、列入销售征订单、列入推销广告或者以任何口头、书面或其他方式向特定或不特定对象明确表示销售意愿的行为即构成许诺销售。许诺销售既可以面向特定对象，也可以面向不特定对象，针对特定对象作出销售商品意思表示的定向投送亦属于许诺销售。第二，许诺销售行为既可以是发出要约，也可以是发出要约邀请。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十九条的规定，产品买卖合同依法成立的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售。许诺销售行为的目的指向销售行为，是一种法定的、独立的侵权行为方式，其民事责任承担不以销售是否实际发生为前提。许诺销售在性质上系销售者的单方意思表示，并非以产品处于能够销售的状态为基础，只要存在明确表示销售意愿的行为即可认定为许诺销售。当双方达成合意时，即不再属于许诺销售的范畴，而是属于销售。因此，当销售产品的意思表示内容明确、具体时，即可认定存在许诺销售行为。缺少有关价格、供货量以及产品批号等关于合同成立的条款，并不影响对许诺销售行为的认定。
其次，恒生公司销售涉案产品的意思表示明确、具体，其关于并无销售涉案产品意思表示的上诉主张与事实不符。第一，根据审理查明的事实，恒生公司在其官网“外销产品（制剂产品）”“外销产品（原料药产品）”栏目分别展示“利伐沙班片Rivaroxaban Tablets”“利伐沙班Rivaroxaban API”，在其官网“产品中心”栏目展示“利伐沙班片Rivaroxaban Tablets”，产品包装上印制标注恒生公司注册商标。恒生公司和生命能公司参加“第十八届世界制药原料药中国展”，展板上有恒生公司和生命能公司的注册商标，展示有“Rivaroxaban API”（利伐沙班原料药）并配有包装瓶图片，展示有“Rivaroxaban Tablets”（利伐沙班片）并配有包装盒及包装瓶图片，标注产品规格为10mg。根据《中华人民共和国商标法》的规定，商标作为区别商品和服务来源的重要标志，商标使用人对其使用商标的商品质量负责。恒生公司将其公司的注册商标使用在涉案产品的包装盒上，其使用商标的行为本身明确指示了商品的来源为恒生公司。从恒生公司对商标的使用目的可知，其通过使用商标，使他人了解涉案产品来源于恒生公司。对于浏览恒生公司官网以及参加展会的不特定对象而言，恒生公司通过在官网、展会上展示印有其注册商标的涉案产品图片等行为，传递了销售涉案产品的信息，其销售涉案产品的意思表示是明确、具体的。第二，本案没有证据证明恒生公司的宣传行为针对的是特定对象，且如上所述，针对特定对象作出销售意思表示的定向投送亦属于许诺销售。恒生公司在网站和展会上宣传展示的涉案产品面向不特定对象，虽然不具备合同的必备条款，但仍属于许诺销售行为。恒生公司是否有实际的销售行为，销售行为是否违反了药品管理的法律规定，均不影响其构成许诺销售侵权行为的事实。至于恒生公司在其官网展示的“利伐沙班片”下方标注了原研药公司及原研商品，在展会展板下方标注“根据《美国联邦法规》（CFR）第35篇第271（e）（1）小节的规定，受专利法保护的产品可用于研究和开发用途”的行为，属于针对涉案产品所进行的说明，其实质是服务于通过恒生公司许诺销售了解到涉案产品的他人购买该产品，同样不影响其构成许诺销售侵权行为的事实。
我国法律对药品和医疗器械规定了严格的行政审批制度，生产厂商为了获得行政审批需要的数据和其他信息，需要进行长时间的大量研究、分析和临床试验等活动。为了在专利权保护期届满后及时推出仿制药品和医疗器械，保障社会公众及时获得价格低廉的药品和医疗器械，同时避免客观上延长专利权的保护期限，2008年修正的专利法在第六十九条第五项增加了关于仿制药品和医疗器械不视为侵犯专利权的规定。根据该项规定，为提供行政审批所需要的信息，在专利保护期内制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的行为以及在专利保护期内专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的行为，不视为侵犯专利权。专利法的立法目的是保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。合法的专利权利保护是原则，法定不侵权的规定是例外。因此，在适用专利法第六十九条第五项时应当进行严格解释而非宽泛解释，依法从抗辩主体及其具体行为等方面进行分析认定。
首先，关于药品和医疗器械行政审批例外条款的抗辩主体及其条件。药品和医疗器械行政审批例外条款包含两种类型的主体，一是为了获得仿制药品和医疗器械行政审批所需要的信息而实施专利的行为人，二是为该行为人专门实施专利的行为人。前一主体系为自己申请行政审批，后一主体系为帮助前一主体申请行政审批，后一主体以药品和医疗器械行政审批例外为由提出抗辩时，应以前一主体的实际存在为前提和条件。恒生公司称其在官网和展会宣传涉案产品，受众对象是准备申请注册利伐沙班产品的企业，据此主张其属于合法的抗辩主体。经审查，恒生公司没有提交存在某个生产利伐沙班药品的行政审批申请人的证据。恒生公司客观上通过官网和展会宣传作出了向不特定对象销售涉案产品的意思表示，没有事实表明其仅向准备申请注册利伐沙班产品的特定企业进行了宣传。恒生公司自己也非申请利伐沙班药品需要进行行政审批的主体。因此恒生公司不符合药品和医疗器械行政审批例外抗辩的主体条件。
其次，关于药品和医疗器械行政审批例外的行为范围。药品和医疗器械行政审批例外条款所调整的行为是，为提供行政审批所需要的信息，为自己申请行政审批而实施“制造、使用、进口”行为，以及专门为前一主体申请行政审批而实施“制造、进口”行为，均不包括许诺销售行为。本案中，恒生公司实施的行为是向不特定对象许诺销售涉案产品，系以销售为目的而非以获取行政审批所需的信息为目的，超出了药品和医疗器械行政审批例外所规定的后一主体可以实施的“制造、进口”行为范围。恒生公司关于如果不通过涉案宣传行为就无法了解到有开发利伐沙班仿制药计划的企业的辩解，既与法律明文规定不符，又实际上不合法地压缩了专利权人在专利保护期内的合法利益空间。在药品专利权存续期间，未经许可实施不属于药品和医疗器械行政审批例外情形的许诺销售行为，可能导致不特定对象推迟向专利权人购买专利产品等后果，实质上削弱对专利权人合法权益的保护。被诉裁决和一审判决认定恒生公司的许诺销售行为不属于药品和医疗器械行政审批例外规定的侵权行为例外，予以维持。