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第二节
发明专利的主体

能够取得专利权的行为人是指专利的发明人或者从发明人处获得专利权利的继受人。因此,专利权人可以包括自然人、法人,也包括本国人和外国人。但是,在日本能成为发明人的行为人仅限于自然人,法人能不能成为发明人,这点在日本曾有过争议,最终日本不承认法人可以成为发明人。关于这点,《日本发明专利法》第29条第1项有具体规定。

发明专利的申请必须由发明人和他的继承人提出,如果是非发明人及其成员或其继承人提交申请时,将被拒绝受理。即使已经被日本专利厅注册登记的专利,也将由此成为专利无效的理由,即日本采取的是发明人主义。

一、发明人

1. “发明人主义”

日本发明专利法采用“发明人主义”,即权利主体仅限于真正的发明人和他的继承人,发明人是指真正做出发明的自然人,法人不能成为发明人。但《日本发明专利法》第36条第1项规定,专利申请时申请人需要填写申请人的姓名或名称,或者填写发明人的姓名,虽然发明人不能是法人,但是该条规定并不限制法人成为专利的申请人,所以专利申请人可以填写法人的名称。

在日本,实际专利申请时,也存在发明人的上司要求发明人将自己的姓名写在发明者的栏内的现象。由于发明人考虑到公司与自己的利益及雇佣合同的相关问题,无奈只有将上司的姓名写在发明者栏内。但是,这并不能说明上司就是发明人。类似的案件争议在日本相对比较多。

日本法院审判案例指出发明人是实现该发明的实际行为人,单纯的辅助者、建议者、资金提供者、指示人都不能成为发明人。在实际的审判案件中如何认定发明人是一个比较复杂的问题,很多的案件的产生就出于此。例如,“合作发明人”的认定中就常常产生类似的问题。

2. 专利的“权利主义”

日本的专利法采取的是权利主义,该权利主义是指专利发明人的发明只要符合法定的认定发明专利的条件就应当获得专利权利。但是,专利权利能否获得申请,要在专利审查后才能确定,是否能获得专利权利,国家并没有决定权。因此,针对专利审查委员会的行政处分决定,专利权人不服的,可以通过诉讼的形式维护权利。这就是日本发明专利法中所谓的权利主义的含义。

3. 先申请主义

专利权利不会自动赋予发明人,日本发明专利法中规定专利的权利由最初提交专利申请的人获得。但是,由于日本发明专利法中同时还规定专利的权利由专利的发明人或者其继承人拥有。因此,在没有获得发明人或其继承人同意的情况下,即便提交了专利申请也不能够获得专利权利。

在美国,专利权赋予最初做出发明的人,这被称为先发明主义,但是近年来,美国开始采用先申请主义 。世界上很多国家都采取了先申请主义。

4. 合作发明

合作发明人是指2个人以上不为简单的合作关系,有合作的实质存在,相互共同努力完成发明的行为人。几个人共同完成发明的发明人的权利由发明人共同所有。共同完成的发明属于全体共同所有人,所有人意见一致时,才能申请注册发明专利,任何人无权单独提出专利申请。否则,即使有人单独申请注册了发明专利,也属于无效专利。

日本的判例在认定发明人的法院判决 中指出,“根据指示从事与发明相关的装置附图的制作人,不是发明人”。此外,在认定共同发明人的案件中,法院判决 指出“被称为发明的事项,其本身并没有具体化,只是取得了表明对问题的解决大致的方向性的想法,没有完成创新性的贡献的行为人,不能称其为合作发明人”。

有关合作发明的专利申请,如果其中的一个共同完成的发明人主张专利申请,但是,其他的合作人主张作为商业秘密进行保护,那么在没有统一的专利申请的意见的前提下,专利的申请就无法实现。如果共同发明人失踪、破产,破产、失踪人员的专利申请权作为一种财产权,它的价值就会凸显。在此情况下,日本没有具体的法律规定,但是其他共同完成专利的发明人应当拥有受让专利申请的权力。

由于共同发明容易产生争议,所以,在共同发明专利的专利成果出来以后,再确定共同研究发明人的创新、贡献度以及每个人应当获得的专利权利范围是非常困难的。因此,发明专利产生之前,签订合同比较有意义。

二、职务发明

在日本,职务发明很少得到员工的重视,原因就是日本长期以来采用终身雇佣制度以及根据工作的年限长短、工作的成果、论资排辈的雇佣形式。公司对员工们往往倾向于统一对待,即便员工做出了发明,发明人也不会受到特殊的待遇。公司工会作为劳动者的权益保护组织,通常只注重如何提高劳动者的安全保护以及增加工资待遇,很少关注员工职务发明。所以,对职工来说,为了获得在公司的晋升,而很少对自己的发明提出金钱上的要求,与欧美的职务发明现状不同。但是,这并不是说日本的公司员工不希望获得因发明可获得的经济回报,这一现象是由社会发展、文化现状所造成的。

自20世纪90年代日本经济泡沫破灭之后,公司经营状况发生巨大变化,企业为了生存,开始出现大批量裁员的现象。因此,日本的终身雇佣制度等长期对日本的高速经济增长做出贡献的相关制度也难以为继。至此,员工对待职务发明的态度也开始发生巨大的变化,以日本奥林巴斯公司以及日本日亚化学公司员工针对公司的知识产权诉讼为起点,该事件之后,日本公司员工逐渐开始关注职务发明,有关日本职务发明的诉讼也开始增加。但是,大多案件都是在职工退休以后再提起诉讼。当然,在职期间提起诉讼的案件也存在,只是员工由于顾忌公司的感受,往往在职期间难以提起诉讼。

1. 职务发明的定义

《日本发明专利法》第35条第1项规定,职务发明是指“用人单位、法人、国家或地方公共团体(以下称为‘用人单位等’)的工作人员、法人的职员、国家公务人员或地方公务人员(以下称‘员工等’)”,在“性质上属于用人单位等的业务范围内,且该发明行为属于用人单位等现在或过去的职务上的发明(以下称为‘职务发明’)”。

因此,是不是职务发明,从构成行为性质的要件上来说,应满足以下3点要求:① 该发明属于员工等的发明;② 该发明应当属于公司的业务范围内的事项;③ 该发明行为必须从属于公司职员等现在或者过去的职务发明内。

过去的职务是指在相同企业内的职务,如果员工等离退职后再进行的发明创新,不包括在员工等职务发明当中。

此外, 员工等不仅指公司一般职员,也包括公司法人的高级管理人员、国家公务人员或者地方公务人员。因此用人单位等是指职员、法人、国家或地方公共团体。

发明的权利归属于做出发明的职员等自然人,公司法人对其发明即便支出工资,提供设备等投入也不能成为发明人,但公司法人可以获得专利权或被允许无偿使用该专利。对做出发明贡献的职员,公司给予其奖励,公司方可通过之前与职员签订的专利所有权归属相关的契约来确定。

2. 用人单位等和员工等的法律关系

职务发明的关键就是要判断员工和用人单位之间的法律关系。这种法律关系通常是看用人单位和员工之间是否签订了劳动合同。属于员工自己发明的专利技术,用人单位不得通过劳动契约等形式强制员工转让。《日本发明专利法》第35条第2项明确规定,属于员工的发明,用人单位不得提前通过条项的形式约定权利转让给用人单位。但是,应根据员工和用人单位之间真实的意思表示,若员工同意转让,则合同约定认定为有效。员工的发明创新在符合职务发明的构成要件的情况下,该发明就属于职务发明,就属于单位的权利,反之就属于员工个人的发明创新。用人单位和员工事前签订劳动契约后,属于职务发明的,公司负有对职务发明的职员支付奖励的义务。但由于公司法人和发明人之间关于专利权利义务的约定可能存在不平等因素,所以如何签订两者之间的契约,对发明人如何进行奖励,计算标准又如何确定,往往因为没有依据或约定,造成双方的权利关系不平等,从而引发争议。

用人单位等和员工等之间是否构成职务发明的法律关系,不完全根据职员和公司之间是否存在契约法律关系来确立。用人单位等和员工等之间的法律关系除了考虑雇佣契约外 ,还要从实质上考虑工资的实际支出方是谁,研究资金、研究设施、研究助手等由谁提供,研究发明的指挥命令关系是否存在、投资风险由谁来承担等具体事项进行综合考虑。在此基础上还要进一步考虑该发明是否在职务发明中起到了核心作用。

近些年,由于日本经济长期不景气,日本企业开始大量使用非正式员工(即派遣工人)从事生产工作。派遣工人和派遣公司之间根据法律规定存在劳动关系,被派遣公司与被派遣人员之间不存在劳动关系。因此,就出现派遣人员的发明创新属于职务发明还是属于非职务发明的法律问题。日本学者认为,事实上被派遣人员在被派遣公司从事工作,接受被派遣公司指挥命令,从事与正式职工相同的工作,所以被派遣人员的发明创新也应当属于被派遣公司的职务发明的范畴。如果被派遣人员的发明创新不属于被派遣公司,而且,劳动合同是由被派遣人员和派遣公司之间签订,派遣公司又没有提供发明创新的物质基础条件,所以对派遣人员的发明创新来说,这能成为被派遣人员的个人发明。这样对被派遣公司来说极为不利,也不公平。如何处理被派遣人员在被派遣公司的发明创新的归属问题,到底该发明属于职务发明还是非职务发明,为了解决该问题,被派遣公司与派遣公司之间往往会通过业务合同的形式约定被派遣人员的发明创新都归属被派遣公司。那么,这样被派遣人员如何向被派遣公司要求支付奖励及相应利益,又没有了法律依据,这对被派遣人员来说极为不利。所以,日本学者认为,职务发明的雇佣关系判断应当“从资金、资产等物品的提供者以及技术思想的提供者之间的利益调整出发,判断发明创新的奖励,继而判断雇佣关系的存在”。

日本用人单位等和员工等之间是否构成职务发明的法律关系,基本上是根据实际发明状况,用人单位等和员工等之间的实质法律关系来判断。在英国用人单位等和员工等之间是否构成职务发明的法律关系,员工等仅限于被雇用者(Employee)。公司法人的董事等高级管理人员,由于是通过公司股东大会委任,所以职务发明法律关系存在与否主要是通过董事的忠实义务(Fiduciary Duty)法律关系来判断

3. 用人单位的业务范围

从《日本发明专利法》第35条规定上来看,用人单位等的业务范围是指正在进行的或者过去进行的所有业务。这些现在或过去的业务内容要根据员工等的地位、工资、工作种类以及在发明工作完成的过程中公司参与程度等事项进行综合判断。

(1) 用人单位的职务范围往往被扩大解释

在日本,用人单位的职务范围往往被扩大解释,有些情况下,非正式职员的研究发明也可能构成职务发明。公司的业务范围特指现在或者过去进行的业务,所以经常在实际工作中由于范围不确定,会产生很多的争议。公司的业务范围,根据法律规定由公司的章程中进行明确记载,公司章程中明确记载的公司的业务范围如果不明确或者没有记载,但是也不能够因为公司的业务范围中没有记载,而认定该业务不属于公司的业务范围。根据公司的经营方针和计划书,将来公司有可能实施的业务,对外有明确的表示的将从事的业务,即便现在没有写入公司的章程,这也会被认为属于公司的将来业务范围的内容。

(2) 用人单位的具体含义

用人单位不仅仅指企业等营利性的公司法人,即便是一个人设立的有限责任公司,该有限责任公司也属于用人单位主体。除了营利性法人以外,职务发明的用人单位还包括非法人的组织,国家、地方各种团体,国家机关法人等。

职务发明的权利,属于用人单位。区分用人单位和个人的界限,对权利享有尤为重要,即便是一人有限责任公司,公司员工的发明也属于职务发明,不属于该有限责任公司股东个人。自然人与自然人的委托发明创新,属于委托关系不属于职务发明的范畴。

① 公务员的职务发明

自然人的发明属于企业法人等用人单位的业务范围内的,由于企业法人在设立时有明确的业务范围登记,所以根据其业务内容能够确定其业务范围的具体内容。但是,作为国家和地方公共行政主体的公务员,公务员的业务范围,就不像公司等经营主体那样存在明确的业务范围、明确的登记。因此,如何判断公务员的发明创新的归属问题,就存在一定的不确定性。日本公务员的发明创新是否属于职务发明,日本的学者认为公务员的发明创新应当根据其所属的行政机关的业务范围来进行解释判断。

② 大学教员的职务发明

大学教员的发明是否构成职务发明,在职务的定义上有很大解释的空间。日本的法院判例 中的职务发明,哪怕是违反公司命令做出的,但只要该发明在上班期间、在用人单位等的设施内、使用单位的设备并获得单位其他人员的劳动辅助的,那么该发明就是职务发明。

4. 用人单位和非职务发明的契约关系

《日本发明专利法》第35条第2项规定,对于员工等做出的发明,除了其发明为职务发明外,用人单位等预先规定的授以用人单位等专利权或继承专利权或者为了用人单位等设定独占实施许可权的合同、工作规章以及其他所定条项均无效。

员工等的非职务发明属于其自身的自由发明创新,用人单位等不得利用对所属员工等业务上的管理权限迫使员工等与其签订发明创新归属单位的契约,该类契约的签订无效。

日本判例 中针对用人单位与其员工等没有具体契约约定的案件做出判决,指出即便没有契约,员工的默示行为也不影响双方之间契约的性质。即“在一段持续的期间内,获得专利的权利归属于公司,并被公司反复提起注册申请,而该公司员工对此没有提出异议,公司在这样的前提下做出的行为,也同样适用《日本发明专利法》第35条第2项关于契约的规定”。这从某种程度上也主要是考虑到保护发明人的权利,以促进科学研究及技术开发为目的。

5. 职务发明的效果

(1) 用人单位无偿使用专利

在职务发明中,用人单位的员工的发明创新即便属于职务发明的范畴,在公司和员工之间没有特殊约定的,该专利发明权利也应当属于发明人个人所有。因此,员工的职务发明属于员工所有或者由其承继人所有的,日本发明专利法规定公司无偿取得专利的普通实施权,该权利在专利注册登记之日起生效。

日本发明专利法对公司拥有的无偿实施专利的权利没使用范围上的限制,即便是专利的职务发明人将其拥有的发明权利转让给公司以外的第三人的,公司依然拥有实施该专利的权利,无须办理任何注册登记的手续。此外,日本发明专利法对于专利注册登记前公司等用人单位是否可以无偿使用发明专利,没有具体的法律规定。但是日本学界认为公司为员工的职务发明创新提供了资金、物质等方面的支持,所以应当调整发明人与用人单位之间的利益关系。从专利法解释的角度出发,日本的学者认为公司应当无偿获得职务发明专利的实施权利。专利权利自注册登记之日起产生效力,在没有注册登记之前,发明人也没有权利制止公司使用该项技术。所以,日本发明专利法规定公司等用人单位通过职务发明可获得法定无偿普通实施许可权(《日本发明专利法》第35条第1项)。

(2) 通过预先制定的契约等获得专利权利

用人单位可以通过预先签订“合同、就业规则及其他规定”,从发明人那里获得预先承继专利的权利。日本发明专利法规定用人单位可以无偿地获得职务发明专利的普通实施许可权。但是,用人单位往往不会局限于此,仅仅享有职务发明专利的普通实施许可权。因此,用人单位就会通过与员工之间的合同来获得职务发明的权利。由于员工与公司之间存在权力上的不平等,因此与公司之间的合同约定就会存在对员工来说极为不公平的现象。对此,《日本发明专利法》专门制定了约束机制。该机制区分职务发明与非职务发明的专利权利归属,针对非职务发明,《日本发明专利法》第35条第2项规定公司等用人单位预先将员工的发明权利通过合同约定的方式确定其归属用人单位时,该约定无效。但是,日本发明专利法规定用人单位可以通过预先签订的“合同、就业规则及其他规定”,从发明人那里获得专利的权利。

用人单位专利权利可以通过合同、就业规则以及其他的规定获得的话,就意味着用人单位不仅局限于劳动合同,劳动合同以外的形式也具有同等效力。例如,在劳动合同中没有记录专利权利的归属,但是,用人单位在员工就业守则中记录了专利权利的归属,那么是否单方面意思表示就可以使得用人单位想获得员工职务发明专利权利的意愿得以实现,根据日本学界的解释,用人单位通过单方面制定的就业守则等其他方式,可以从员工处获得专利权利,可以对员工的专利权利归属进行约束。该约束性规定属于公司单方面的制度设置,无须通过员工的认可。但是,据日本的《劳动基准法》第106条要求,对员工权利进行约束的就业守则应当对就业人员进行充分的公示。只要对员工进行了充分的公示时,用人单位才可以通过劳动合同以外的形式实现对员工的专利发明进行约束。事实上,日本公司针对职务发明权利的归属问题,也是按照上述形式进行操作的。

此外 ,日本平成28年(2016年)4月1号对职务发明的法律制度进行修改。该法律制度修改中明确了用人单位可以通过契约等形式将专利权利据为己有的同时,该修订的《日本专利法》第35条中第5项和第6项还专门明确规定企业用人单位获得专利权利以后,应当向发明人等员工支付相应的利益。为了合理起见,日本本次修改专利法律时,特别在第35条第5项和第6项规定日本经济产业大臣应当制定“具体的判断标准”。

日本专利厅隶属日本经济产业省,因此日本专利厅根据具体要求制定了具体的标准。该标准中涉及以下4个方面的内容:

① 支出该标准的目的;

② 该标准执行时的具体程序;

③ 针对该标准具体适用的行业部门,包括“大学、中小企业”;

④ 有关该标准的准用规定,专用发明专利、实用新型和外观设计。

该标准是针对职务发明奖励制定的,用人单位对于做出发明的从业人员应当给予金钱或者其他经济上的利益,该奖励需要用人单位和从业人员之间通过协商来确定。那么协商的具体操作标准就是专利法第35条第6项的内容。《日本发明专利法》第35条第5项里判断用人单位和职工之间是否存在专利发明奖励协商及是否存在不合理的前提是用人单位和发明的从业人员是否提前签订了有关劳动合同和相关的从业规则,该合同以及从业规则中是否通过程序尊重了从业人员获得奖励的权利。如果不存在上述现象,那么就排除用人单位针对员工发明创新存在不合理性。这样做的目的是为了员工通过相关的法律规定能够对自己的发明创新是否能获得利益有一个可预见性。同时也能促进员工的发明创新,员工和企业之间通过协商确定具体的奖励办法等需要在程序上有明确的体现,《日本专利厅指导准则》指导标准对于是否存在协议有具体的规定。

《日本专利厅指导准则》中具体指出用人单位和员工之间的协议可以通过用人单位和从业人员之间对话的形式来体现。该具体标准办法指出,相应的奖励标准应当先向员工公开,之后,用人单位再确定奖励给员工的相应利益。同时该标准要求用人单位要听取员工的意见,向员工听取意见的方式也有具体的要求,听取员工的具体意见以及针对员工询问,员工不同意的原因等都应当要明确。此外,单位针对员工的利益支付也应当有具体的办法,该办法也需要单位和员工进行协商。如果单位单方面制定奖励办法也需要向员工公开,听取员工的意见,员工如有不同意见时要有具体的应对方法。公司等用人单位没有上述具体的操作办法的,其奖励规则就不属于不存在合理性要求,也就是企业对员工的发明创新没有支付相应的利益的判断标准。

此外,该准则不但针对企业,也包括在大学、中小企业工作的劳动人员以及派遣劳动人员、退休的职工,并针对上述人员都制定了具体的操作办法。

(3) 用人单位需要支付相应的利益

《日本发明专利法》第35条第3项规定,做出职务发明的员工将获取的专利权利或设定独占实施许可权转让给用人单位的,有权向用人单位要求支付“相应的利益”。利益如何计算,在日本由于没有具体的计算方法,因此,近些年用人单位和员工关于“利益支付纠纷”的案件有所增加。

6. 职务发明中“相应的利益”的确定

1) 日本发明专利中“相应的利益”的修改背景

在日本,有很多企业在就业规则或者与职务发明相关的企业内部制度中都有从发明人那里获得专利权利的规定。但是,按照企业制度规定,用人单位支付给发明人员报酬的却少之又少。因此,企业员工辞职后,就经常针对专利报酬问题提起诉讼,将公司告上法庭,要求支付法定的“相应利益”。

日本法院针对此类案件,在判决 中指出“用人单位和员工之间即便存在关于报酬支付的约定,但是如果该约定的支付报酬金额过于低廉,那么员工依然可以向用人单位要求支付不足部分的报酬”。针对法院的判决,日本产业界提出反对的意见,理由是“关于奖励费用的案件增加,劳动环境发生变化,支付报酬的利益计算困难”等。日本政府就此也组织研究讨论,以此来判定是否有必要对该制度进行修改和废除。最终日本平成16年(2004年)对职务发明制度进行了修改,该修改内容在原则 上以用人单位和员工之间的“自主决定”作为支付利益的判断标准,但是,同时要求用人单位和员工双方在“自主决定”时,用人单位同员工之间必须存在公平、公正的协商事实,如果用人单位没有在制定制度中充分反映员工的意志,所规定的支付利益中存在不合理现象,用人单位依然需要对员工支付不足部分的报酬金额。

2) 相应利益的确定

《日本发明专利法》第35条第3项规定,“员工等根据合同、就业规则及其他规定,就职务发明中,授以用人单位等专利权或继承专利权,或者为了用人单位等设定独占实施许可权的,员工等有从用人单位获取相应报酬的权利”。但是,即便有相关约定,由于用人单位和员工之间在签订契约时,由于存在地位上的不平等,往往会造成员工的权利受到侵害。所以,用人单位和员工之间的“合同、就业规则及其他规定”,需要根据约定的事实经过的具体状况进行综合判断,以确定员工可以获得的相应报酬。

(1) “合同、就业规则及其他规定中”有支付利益的规定

《日本发明专利法》第35条第4项规定,如果在“合同、就业规则及其他规定中”有对“相应的利益”的具体规定的,那么该规定必须符合以下标准,否则该企业内部规定不能作为判断支付利益的标准和依据。

① 企业和职员等之间的协商状况;

② 该规定的公开状况;

③ 利益的计算中,听取职员等的意见的状况。

相应利益的确定需要就上述标准进行综合判断,然后确定利益的支付是否合理。企业的就业规则中的利益规定,可以作为法官确定标准的依据,但在日本法官审判实践中,没有一起是以企业就业规则中指定的“相应利益”作为价值判断依据的案件。

(2) “合同、就业规则及其他规定中”没有支付利益的规定

《日本发明专利法》第35条第5项规定,如果在“合同、就业规则及其他规定中”没有支付利益的规定,那么用人单位和员工之间是否存在合理性的判断标准,需要从以下四方面来进行综合判断。

① 企业应获得的利益;

② 针对发明,企业的负担及贡献;

③ 职员的待遇;

④ 其他状况。

(3) 企业获得利益的确定

企业获得的利益如何确定,这在日本学术界存在争议,通常从以下几个方面来进行判断。

① 企业在独占实施发明专利时获得的利益金额;

② 有许可使用合同的,许可使用费用也包括在内;

③ 企业独自实施的,独占实施中所获得的利益;

④ 交叉许可的,其实施费用额也应作为基础额来算定。

但是,交叉许可和普通专利许可是否以同样的标准来考虑,在日本存在争议。此外,专利在企业收益中的贡献程度也是确定专利价值的重要标准。在判断专利对企业贡献的程度时,根据案件情况,需要进行有区别的个别处理。通常日本在认定专利的贡献程度时,基本上需要根据案件特点和有效证明来判断,所以日本的判例中,针对贡献度的认定,法院的判决差异也很大,有的认定为95%,也有的认定为50%及40%的案件。

(4) 企业支付利益的时效

由于员工顾及在职期间与用人单位之间的关系,因此,日本企业专利技术发明人往往辞职后才提起要求原用人单位支付相应利益的请求。所以,该类诉讼经常会涉及诉讼时效认定的问题。日本判例中认定,支付利益的时效期间通常为10年,起算基点 从企业实际补偿规定的支付期到来时计算。如果用人单位和员工之间有关于专利发明利益支付约定期限的,那么在约定的期限到来时起算诉讼时效;如果专利利益是分期支付的,那么各个分期支付期限到来时,分别计算诉讼时效;如果发明人没有和企业之间约定好支付利益的期限,那么通常该诉讼时效在该专利权利转让时不存在法律上的权利转让障碍的时间点开始起算。

在日本有的学者指出,专利法修改应当缩短专利时效消灭的期限,由于时间长,对用人单位来说负担过重。但是,日本员工在主张支付专利发明的利益时,都是在辞职以后才向原单位提出,所以也有人提出,要缩短时效的消灭期限可以,但需要同时保证员工的支付利益请求不受到限制,所以该立法提议也并没有得到多数人的支持。

7. 日本职务发明相关判例特点

(1) 专利权利转让的效力问题

专利权利转让的效力问题主要围绕员工和用人单位之间是否存在权利转让的约定展开,员工主张不存在转让的约定或转让约定无效,用人单位却主张存在就业规则等企业内部规定,但是内部约定需要反映当事人意思表示一致的情况,否则该约定的效力会产生争议。因此,在日本的相关案例中,员工退休后才提起诉讼时,时效也往往不会因此而消灭。

(2) 用人单位无偿使用专利的相关争议

《日本发明专利法》第35条第1项规定,用人单位拥有专利的普通实施许可权利。但是,如果用人单位没有从程序上完成继受该专利的权利的话,当发明专利人或第三者日后获得专利权后,针对用人单位实施专利权时,单位是否能够主张普通实施许可权,就会产生争议。此时,用人单位需要对发明的时期、发明的业务范围等进行举证。

(3) 员工要求支付相应利益的争议

在日本有关职务发明的案件中,大多数的案件属于要求支付相应利益的案件。相应利益的判断标准通常因为用人单位的就业规则等缺乏合理性,所以法院介入后进行综合判断的案件居多。

三、专利管理和代理

《日本发明专利法》对专利管理的主体以及这些主体的权利义务进行了具体规定。管理发明专利的主体可以是法人、自然人,但是专利代理就需要有特定资格的人来完成。

(一) 专利管理

1. 非法人社团或财团

非法人社团或财团有确定的代表人或管理人的,可以其名义履行下列程序:

(1) 请求审查申请;

(2) 申请进行针对专利无效审查或者对延长注册登记的无效审查;

(3) 依照《日本发明专利法》第171条第1项的规定,请求针对专利无效审查或者对延长注册登记的无效审查的终审决定进行再审。

此外,非法人社团或财团,有确定的代表人或管理人的,可以以其名义请求针对专利无效审查或者对延长注册的无效审查的终审决定进行再审。

2. 未成年人、限制民事行为能力人

《日本发明专利法》第7条规定,未成年人及限制民事行为能力人,未经法定代理人许可不能实施相关法律行为。但未成年人能独立履行的法律行为,不在此限定范围。

限制民事行为能力人实施专利相关手续时,须征得其监护人的同意。法定代理人履行相关手续时,当存在无民事行为能力人的监护人的,须征得其同意。

限制民事行为能力人或法定代理人,就对方提请复审或再审的相关程序,不适用关于须征得监护人或无民事行为能力人的监护人同意的相关规定。

3. 国外居住人的专利代理人

《日本发明专利法》第8条规定,在日本国内无住所或居所(法人为营业场所)者(以下称为“国外居住人”),除需申请登记及其他政令规定的要求之外,其专利代理如果不通过在日本国内有住所或居所的行为人(以下称为“专利代理人”)的,不能履行相关专利程序,并且对法律或行政部门依照日本发明专利法制定的行政法规承担的处分不服的,也不能就此提出不服的诉讼请求。

专利代理人可以代理本人处理一切专利相关程序及根据法律或行政法规规定对日本行政厅处理不服提起的诉讼。但是,国外居住人限制专利代理人权限范围的情况除外。

(二) 专利代理权的范围

《日本发明专利法》第9条明确规定了专利代理人的权限。专利代理人在日本国内有住所或居所(法人为营业所),需获得办理专利相关程序的执业权限,并接受委托人的委托。

如果专利代理人未获特别授权,不得修改专利申请、放弃或撤销专利申请、撤销专利权保护期限延长的注册申请、撤销请求或申请或申述,不能主张或撤销第41条第1项的优先权,不得实施专利法第46条之2第1项规定的基于实用新型注册提起的专利申请、申请公开的请求、对拒绝审查不服的复审请求、专利权的放弃或选任复代理人。

1. 代理权的效力

《日本发明专利法》第11条规定,接受委托办理专利相关程序的代理人,其代理权不因本人死亡或本人的法人合并而消灭,也不因受托人的信托相关业务终了、法定代理人的死亡或其代理权的变更或消灭而失去效力。

此外,有两名以上履行专利相关程序的代理人时,各代理人分别对特许厅代理本人行使专利代理权限。

2. 法定代理人的变更等

变更专利代理人是委托人的权利,但是当行政管理部门发现专利代理人不适合处理委托人所委托的业务时,可以命令变更专利代理人。

《日本发明专利法》第13条规定,日本特许厅厅长或主审员认为实施专利相关手续的行为人不适合办理该程序时,有权命令该代理人办理相关专利手续。特许厅厅长或主审员认为实施专利相关手续的行为人的代理人不适合办理该手续时,有权责令其改任代理人。特许厅厅长或主审员遇有上述情形时,有权命令其他专利代理人作为代理人。

此外,特许厅厅长或主审员认为实施程序的行为人不适合办理该程序或认为实施程序的行为人的代理人不适合办理其程序时,可以驳回其向特许厅提交的专利申请。

3. 共同实施代理行为

两人以上共同实施相关专利程序时,对专利申请的变更、放弃及撤销,撤销专利权保护期限延长的注册申请,撤销请求或申请或申述,主张或撤销第41条第1项的优先权,申请公开的请求以及对拒绝审查不服提出的复审请求以外的其他程序时,各个当事人将代表全部成员来实施。但是,确定了代表人并呈报特许厅的情况除外。

4. 对无民事行为能力人实施相关专利程序的追认

《日本发明专利法》第16条规定,对未成年人(已独立并能履行法律行为者除外)或其他无民事行为能力人办理的专利相关手续,其法定代理人(本人取得程序能力时,应由本人)可以进行追认。对无代理权的行为人办理的相关程序,可由具有办理该相关程序能力的本人或法定代理人进行追认。

限制民事行为能力人在未经其监护人同意而办理的相关手续,经其监护人同意可以进行追认。无民事行为能力人存在监护人的,在该法定代理人没有获得其同意的情况下,办理的相关专利手续,在获得该监护人同意或重新取得实施相关专利程序能力的本人追认后可以进行实施。

四、外国人享有的权利

《日本发明专利法》第25条具体规定在日本国内没有住所或居所的外国人,必须能满足下列条件,否则该外国人不可以享有发明专利权。

1. 有住所或居所

在日本国内无住所或居所(法人为营业所)的外国人,除符合一定条件之外,不能享有专利权及其他有关专利的权利。

2. 外国人所属国对日本国民采取国民待遇

所属国承认对日本国民与该国国民在同等条件下享有专利及其他有关专利的权利。

3. 对等的原则

所属国对日本国给予其国民承认享有专利权及其他有关专利的权利,该国也承认日本国民与该国国民在同等条件下享有专利权及其他有关专利的权利。

4. 无国籍人的专利权

关于无国籍人的专利权问题,日本学术界主流观点认为,如果符合专利法第25条的规定,便可以享有专利权或其他与专利相关的权利。但根据《日本发明专利法实施规则》第7条第1项规定,特许厅厅长认为必要时可以命令该外国人提交国籍证明书。

针对日本没有承认的国家,该国家承认日本人的专利权利或者采用互惠原则时,不应受到外交政策上的影响,只要该地域拥有具有国家的实质要件,且给予日本国民专利权予以保护的足够的对应法律秩序,那么从平等的原则考虑或者根据巴黎公约的平等主义原则考虑,也应当承认其专利权利。在日本大正10年(1921年) ,当时日本和德国(魏玛共和国)没有建立外交关系,但有一德国法人在日本提起了商标注册的无效审查请求,针对该案件,日本最高裁判所根据互惠原则做出了撤销复审的决定。 2C98JLeadFB1+E5wpi+V16CiGTMWFWJ5IuOQGhSkh2AWsdJAGjANE2roWzOpZJA+

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